En un post anterior te explicamos cómo utilizar TMView, una herramienta gratuita y bastante útil para tener una primera idea de si mi marca o una similar ha sido ya registrada por alguien antes que yo.
No obstante, ni TMView ofrece todas las marcas similares que necesitamos conocer (sobre todo a nivel de semejanzas fonéticas), ni siempre es fácil interpretar los resultados.
Los abogados expertos en propiedad intelectual, y especialmente los abogados de marcas, no solamente contamos con programas específicos que hacen búsquedas de marcas parecidas más profundas de las que puede hacer una persona, sino que además tenemos la experiencia, los conocimientos y las herramientas para poder intuir cuándo una marca parecida anterior es verdaderamente problemática para mi futura solicitud y cuándo no.
En este artículo te explicamos cómo hacemos los informes de búsqueda previos a cualquier lanzamiento y solicitud de registro de marca. Vamos allá.
El trámite de registro de la marca “es lo de menos”.
Normalmente decimos a nuestros potenciales clientes que el trámite de registro de marca “es lo de menos”.
En realidad, el registro de tu marca es tremendamente importante porque es lo que te otorga derechos exclusivos sobre ese nombre (si tienes dudas sobre esto, puedes ver nuestras FAQs). Pero el trámite en sí de rellenar el formulario de solicitud y presentarlo en la oficina de registro (OEPM, en España; EUIPO, en la UE) es relativamente sencillo. Solamente hay que cumplimentar los datos del solicitante, los datos de la marca, escoger las clases de productos y servicios que se quieren cubrir (tienes más info sobre esto en este post), pagar la tasa y presentar.
Fácil, ¿no?
Pues no. Porque si te limitas a lanzar tu marca al mercado y presentar la solicitud de registro sin más, sin saber qué marcas hay ya registradas que se puedan parecer a la que quieres proteger, simplemente vas a ciegas. Si hay algún titular de alguna marca parecida que detecta tu solicitud de registro y considera que tu marca le perjudica, puede presentar oposición. En ese caso, la oficina de registro decretará el suspenso del expediente y te dará plazo para responder. Hay veces que el suspenso será salvable, pero otras no. Si te interesa el tema, puedes leer más al respecto en este otro post, donde explicamos qué hacer si has recibido un suspenso de marca.
De hecho, no recibir oposición en el trámite de registro, pero tener marcas parecidas registradas antes que la tuya, no quiere decir que no se puedan tener problemas en el futuro. Lo explicamos aquí. Lanzar una marca al mercado que tenga semejanzas con marcas anteriores registradas para productos o servicios similares puede ser tremendamente problemático; hasta el punto de poder recibir una demanda (judicial) por infracción de marca, en la que el titular de la marca anterior puede requerir no solamente el cese en el uso de la marca, sino también una indemnización por daños y perjuicios (que, en general, oscilan entre un mínimo del 1% de la cifra de negocio realizada con la marca en los 5 años anteriores a la demanda, y un máximo del total del beneficio realizado en ese periodo).
En definitiva, saber qué riesgos tiene la marca que quiero lanzar al mercado y que quiero presentar a registro es clave. La información es poder; y anticipar posibles enfrentamientos y costes futuros me ayudará a planificar la protección de la marca.
Por qué estos informes de búsqueda de marcas deben tener un precio.
La realización de este tipo de informes no es rápida ni sencilla. No es algo que se haga automáticamente por un programa de ordenador (interpretar los resultados requiere una valoración humana profesional), ni es algo que, en nuestra opinión, debiera ofrecerse por ningún despacho sin coste para el cliente.
Desconfía de aquellas agencias low-cost que dicen que ofrecen las búsquedas previas gratis. Probablemente no serán búsquedas muy profundas, o el coste de las mismas te lo imputarán en alguna actuación posterior. Nadie “da duros a cuatro pesetas”.
Hacer un informe de búsqueda de marcas lleva varias horas de trabajo, y muchos años previos de experiencia en casos, casos y casos de enfrentamientos entre marcas.
Generalmente, nuestra fórmula comercial es la siguiente (no es ningún secreto): incluimos la preparación y entrega del informe de búsqueda en los honorarios de solicitud de registro, de forma que, si el informe es favorable y solicitamos la marca, el importe del informe está incluido en el total. Solamente cobramos el informe de manera separada si no solicitamos la marca (porque el resultado del informe sea desfavorable, o porque pase un tiempo sin instrucciones del cliente para solicitar a registro).
Además, tratamos de “abrir la mano” en la medida de lo posible para evitar facturar al cliente informes desfavorables. Normalmente no tenemos problema en hacer algunas búsquedas rápidas de 2 o 3 opciones de marcas y hacer el informe completo sobre la que mejores posibilidades presente; de forma que, si una marca ya tiene muy pocas probabilidades de registro que salten a la vista rápidamente, podamos descartarla y comunicarlo al cliente cuanto antes. No obstante, hay que ser conscientes de que los resultados más importantes suelen salir después de bucear varias horas en la realización del informe completo.
En qué consisten los informes de búsqueda de marcas.
En un informe de búsqueda de marcas, analizamos dos cosas.
Primero, si la marca que se quiere registrar puede incurrir en alguna prohibición absoluta de registro. Es decir, si, con independencia de la existencia de otras marcas anteriores, la marca en sí misma no es registrable. Por ejemplo, porque no sea distintiva (no puedo pretender registrar la palabra “Panadería” para distinguir servicios de venta de pan); porque sea engañosa; o porque sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
Segundo, y una vez superado el análisis de prohibiciones absolutas, hacemos una profunda investigación sobre marcas anteriores. Estas búsquedas son un arte. Implican no solamente saber utilizar los programas adecuados y dedicar varias horas (es frecuente encontrarse con cientos o incluso miles de resultados); sino identificar cuáles son las marcas más problemáticas y, para cada una de ellas, cuáles son los potenciales riesgos.
En general, hay varias cuestiones comunes a todos los informes que hay que tener en cuenta:
- Suelen tener más peso comparativo las denominaciones que los logotipos, porque el consumidor suele designar la marca por medio de la palabra y no gráficamente.
- Suele tener más peso comparativo el inicio de las marcas que su final, porque el consumidor siempre lee de izquierda a derecha.
- Los elementos genéricos, descriptivos o vulgarizados no suelen tener peso en la comparación.
- El titular de una marca tiene obligación de utilizarla para los productos y servicios para los que se registró, en la forma en que se registró, pero no se le puede reclamar prueba de ese uso sino hasta transcurridos 5 años desde la publicación de su registro. Una estrategia muy común cuando se recibe oposición de una marca registrada hace más de 5 años es solicitar al oponente prueba de su uso. Si el oponente no puede acreditarlo, la oposición decae. Esto lo explicamos con más detalle en este post.
- La negociación y firma de acuerdos de coexistencia con titulares de marcas anteriores es relativamente frecuente en este sector. Esto es algo a tener en cuenta si detectamos una marca similar, en la misma clase de productos y servicios, pero que, en la práctica, se utiliza en un sector diferente al del cliente. Por supuesto, llegar a un acuerdo no puede asegurarse.
Para cada uno de los resultados obtenidos, calificamos el riesgo como alto, medio o bajo.
Finalmente, solemos destinar un último apartado del informe para conclusiones y recomendaciones. Aunque hayamos encontrado algunas marcas similares, puede haber medidas que aumenten las posibilidades de éxito del registro y que reduzcan los riesgos de enfrentamiento con propietarios de marcas anteriores. Por ejemplo, hay veces que limitar mucho la solicitud a determinados productos y servicios muy concretos, o incluir un logotipo, puede reducir los riesgos de oposición (o de que, en caso de recibirla, tengamos más argumentos para defender la concesión o para negociar un acuerdo con el oponente).
En definitiva, la realización de este tipo de informes por un abogado especialista en propiedad intelectual o por un abogado especialista en marcas es, sencillamente, fundamental antes de lanzar una marca al mercado y de presentarla a registro. Es un trabajo complejo que requiere de pericia técnica. Si quieres, puedes contactarnos sin ningún compromiso en info@bamboo.legal. Estaremos encantados de poder ayudarte.
