Si quieres registrar una marca en España o en la Unión Europea y ya has comprobado que no se parece a ninguna marca registrada anterior (como te explicamos aquí), probablemente te hayas dado cuenta ya que uno de los pasos que debes dar para hacer el registro es escoger para qué productos o servicios registrar la marca.
En este post te explicamos cómo elegir los productos y servicios para tu registro de marca de una forma adecuada.
¿Qué significa que tengo que elegir productos para mi registro de marca?
Las marcas se registran siempre en relación con una serie de productos y servicios determinados. Esto quiere decir que la protección que otorga una marca registrada lo es respecto de los productos y servicios que cubre en el registro. Como ya te explicamos en nuestras FAQs, esto se conoce como principio de especialidad.
Si, por ejemplo, una empresa tiene una marca registrada en España para cubrir el servicio de talleres mecánicos para coches, podrá impedir que salga en España otra empresa con una marca igual o parecida a la suya para distinguir ese mismo servicio, u otro similar (por ejemplo, servicio de tintado de lunas). Pero no podrá impedir que salga en España otra empresa con una marca igual o parecida para distinguir, por ejemplo, gafas de sol; porque se considera que el consumidor no va a confundir ambas marcas o entender que ambas pertenecen a la misma empresa, por ser productos tan diferentes.
Solamente podré actuar contra marcas idénticas o similares a la mía, que cubran productos o servicios diferentes, si mi marca es renombrada: es decir, si es conocida por el público en general, lo cual es muy poco frecuente.
¿Dónde puedo ver los productos o servicios que tengo que elegir?
Las marcas se registran conforme a una clasificación internacional de productos y servicios, aplicable en muchos países del mundo, llamada Clasificación de Niza. La Clasificación de Niza ordena los productos y servicios que podemos encontrar en el mercado en 45 clases o grupos. Las 34 primeras clases se corresponden con clases de productos; mientras las clases 35 a 45 se corresponden con clases de servicios.
Así, por ejemplo, la clase 3 distingue cosméticos; la clase 9 software y hardware; la clase 25 prendas de vestir; la clase 41 servicios de educación y entretenimiento; y la clase 45 servicios jurídicos.
A la hora de registrar mi marca, necesitaré identificar qué clases de la Clasificación recogen los productos y servicios que voy a distinguir con ella y para los que quiero que quede protegida. Una vez identificadas las clases, necesitaré confeccionar una lista de esos productos y servicios, pertenecientes a esa clase.
El análisis de las clases de la Clasificación y de los productos y servicios contenidos en cada una de ellas puede hacerse a través de la herramienta CLINMAR de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es una página muy intuitiva donde pueden hacerse búsquedas sobre si determinados términos pueden estar incluidos o no en nuestras clases de interés.
Cada clase de la Clasificación comienza con un “class heading” o título de la clase, que describe de manera amplia qué tipo de productos y servicios pueden encontrarse en esa clase. Además de en CLINMAR, toda la lista de “class headings” puedes encontrarla en la herramienta TMClass de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que también te permite hacer búsquedas por términos concretos aquí.
Tanto si utilizas CLINMAR como si utilizas TMClass, las búsquedas pueden hacerse incluyendo lo que se conoce como clasificación armonizada. Ésta es una clasificación más completa en cuanto a productos y servicios incluidos, y más exhaustiva que la Clasificación de Niza (que podríamos llamar “oficial”), pero que ha sido aceptada por todas las oficinas de registro de la Unión Europea. Esto quiere decir que si escoges productos o servicios de la clasificación armonizada tienes la seguridad de que serán términos aceptados por el resto de las oficinas de la UE; pero no tienen por qué serlo en las oficinas de registro de otros territorios.
Ya he encontrado las clases que me interesan. ¿Ahora, qué?
En general, nuestra recomendación suele ser comenzar el listado de productos y servicios con aquéllos que formen parte de la Clasificación de Niza de manera “oficial”; y posteriormente incluir, si fuera necesario por la especificidad del producto o servicio que queremos cubrir, los que sean precisos dentro de la clasificación armonizada. Siempre separaremos los productos y servicios con punto y coma, dado que es una formalidad exigida por las oficinas de registro.
Quizá por desconocimiento, es muy habitual en los solicitantes de marcas limitarse a indicar en la lista de productos y servicios el “class heading” o título de la clase. Ésta es una práctica que nosotros no recomendamos. En el artículo 33.5 del Reglamento de Marca Europea se indica claramente que los títulos de las clases protegen solamente los productos y servicios comprendidos en su tenor literal. Éste es también el criterio de la OEPM y de la mayoría de oficinas de registro de la UE, como puede comprobarse aquí.
Por ejemplo, pongamos el caso de que una empresa que fabrica cremalleras para prendas de vestir quiere registrar su marca. Si hacemos una búsqueda en CLINMAR, vemos que el producto “cremalleras” está expresamente contenido en la clase 26. Pero el título de la clase 26 es, literalmente, el siguiente: “encajes, cordones y bordados, así como cintas y lazos de mercería; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo”. ¿Queda el producto “cremalleras” literalmente contenido en el título de la clase 26? ¿Puede entenderse que “botones y ganchos” cubren de manera más genérica el producto “cremalleras”? Mejor no dejarlo a la interpretación, e incluir expresamente “cremalleras” en la solicitud de marca. Por ello, debemos ser conscientes de que un correcto listado de productos y servicios, suficientemente preciso y exhaustivo, dará seguridad a nuestro registro de marca.
En ese caso, ¡registremos todos los productos y servicios de todas las clases…! ¿O mejor no?
Llegados a este punto, puede parecer mejor hacer una solicitud que cubra el mayor número de clases y el mayor número de productos y servicios de cada clase; pero rara vez es así, por dos razones.
La primera, por una cuestión puramente presupuestaria: a mayor número de clases, mayores costes (tanto en tasas oficiales, como, normalmente, en honorarios si encargas el asunto a un profesional).
Y, la segunda, porque el titular de una marca tiene obligación de utilizarla para los productos y servicios para los que ha sido registrada (como te explicamos en este post); de forma que, transcurridos 5 años desde su registro, cualquiera pueda cuestionar su validez (por los cauces legales pertinentes) y el titular verse obligado a probar que realmente, y de manera no simbólica, la usa para todos los productos y servicios cubiertos. Si no es capaz de probarlo suficientemente, su registro de marca será cancelado para esos productos o servicios no probados.
Por otro lado, la experiencia nos dice que hay errores muy comunes en la elección de las clases, especialmente cuando la solicitud la realiza directamente el solicitante sin asistencia de un profesional. Una equivocación frecuente suele ser cubrir con una clase correspondiente a un producto (por ejemplo, la clase 18 para cubrir mochilas) lo que en realidad es un servicio de venta (clase 35) de ese producto. Por eso, es importante distinguir muy bien entre las clases de productos (1 a 34) de las clases de servicios (35 a 45). Por ejemplo, si voy a abrir un negocio de fabricación y venta de mochilas que van a ir con mi marca, la clase adecuada será la 18. Sin embargo, si voy a abrir una tienda de venta de mochilas de terceros (sin que mi marca distinga en sí las mochilas), la clase será la 35.
Por último, dado que de una elección correcta de las clases y de una confección completa del listado de productos y servicios va a depender la adecuada protección de tu marca, recomendamos que consultes con un profesional: un agente de la propiedad industrial o un abogado especialista en marcas. Un experto así podrá asistirte en la realización de búsquedas para ver si tu marca está registrada (tienes algunos consejos aquí), podrá ayudarte con todos los trámites de registro, y podrá aconsejarte sobre las estrategias a seguir en caso de que recibas un suspenso de marca (como te explicamos en este post).
En Bamboo somos especialistas en patentes y marcas. Puedes ver alguno de nuestros servicios aquí. Contáctanos en info@bamboo.legal o a través de nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de poder trabajar juntos.
