¿Puedo solicitar la anulación de una marca si se me ha pasado el plazo de oposición?

¿Tienes una marca registrada y has detectado que se ha solicitado el registro de una marca similar o idéntica a la tuya? ¿Querías oponerte, pero se te ha pasado el plazo? En Bamboo somos abogados especialistas en marcas, y en este post te explicamos qué alternativas tienes para solicitar la anulación de una marca si se te ha pasado el plazo de oposición.

Una marca se registra sin perjuicio de mejor derecho de tercero. Esto quiere decir que el registro de marca no es absoluto e inviolable. Puede ocurrir que un tercero con una marca similar a la mía, y que no ha presentado oposición en la fase de tramitación de mi solicitud de marca (por ejemplo, porque no la advirtió), solicite una nulidad posterior del expediente.

Nulidad y caducidad en vía administrativa ante la OEPM

Es importante destacar en primer lugar que, a partir del 14 de enero de 2023, cualquier demanda de nulidad o de caducidad que se quiera presentar en vía directa contra un expediente de marca o nombre comercial español se hará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que tiene competencia exclusiva. Esto viene marcado por la Disposición Final Séptima del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

Los juzgados y tribunales de la jurisdicción civil mantienen la competencia para conocer de nulidades y caducidades solamente por vía de reconvención. Sería el caso, por ejemplo, en que un titular de una marca registrada demandara en vía judicial a otra persona por infracción de marca (por ejemplo, porque esa persona esté utilizando una marca similar en el mercado), y el demandado decidiera ejercitar en el propio proceso judicial la nulidad o caducidad del expediente de marca en que el demandante basa su acción.

Sobre la necesidad de usar la marca registrada y la posibilidad de que se declare su caducidad por falta de uso, puedes leer este post.

La OEPM ha facilitado un «Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa» que puede consultarse aquí. El proceso consta solamente de fase escrita, dado que no hay celebración de vistas. El primer plazo que tendrá el demandado para responder a la acción será siempre de 2 meses. Después, en función de la naturaleza de la acción (nulidad o caducidad), el demandante podrá disponer de otro plazo de 1 mes; bien para responder a la prueba de uso presentada por el demandado (en los casos de acciones de caducidad), bien para aportar su propia prueba de uso (en los casos de acciones de nulidad relativa en que el demandado haya requerido prueba de uso al demandante). La OEPM podrá hacer requerimientos flexibles a las partes, con plazos no inferiores a 10 días ni superiores a 1 mes, para posteriores rondas de observaciones.

Las tasa oficial de la OEPM para la tramitación de los procesos de nulidad y caducidad puede consultarse aquí. A ello hay que añadir los honorarios del profesional en marcas que se contrate para la llevanza del proceso.

Cuestiones prácticas para valorar el éxito de una posible nulidad relativa de marca

Llamamos «nulidad relativa» a aquella demanda de nulidad basada en una marca anterior. Es «relativa» porque la nulidad del expediente posterior depende de un expediente anterior del demandante. Un ejemplo sería una demanda de nulidad presentada contra una marca, ya concedida porque se me pasó el plazo para presentar oposición, que se pareciera a mi marca, registrada con anterioridad.

En este punto vamos a tratar de resumir los principales factores que pueden afectar al éxito de una demanda de nulidad relativa.

Lo primero que debe valorarse es si, efectivamente, las marcas son suficientemente similares como para que exista riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Como explicamos en su momento en este post, para que dos marcas sean confundibles (y, por tanto, para que sea cuestionable el registro de la marca posterior) no solamente deben ser similares o idénticas; sino que también deben serlo, salvo en circunstancias muy excepcionales, los productos o servicios que distingan. Así lo impone el artículo 6 de nuestra Ley de Marcas y el artículo 8 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. La pertenencia a las mismas clases en la Clasificación Internacional de Niza puede servir de indicativo de que los productos o servicios pueden ser similares; pero no es en sí mismo vinculante. De hecho, hay productos y servicios pertenecientes a clases distintas de la Clasificación que pueden estar relacionados o ser complementarios en el mercado (por ejemplo, “software” en la clase 9 y “diseño y desarrollo de software” en la clase 42).

Lo segundo que debe apreciarse es, teniendo en cuenta solicitudes de marcas con efectos en España, si la marca solicitada a la que se quería presentar oposición es una marca española (solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas) o una marca europea (solicitada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). La regulación para uno y otro caso es diferente (Ley de Marcas para marcas españolas; y Reglamento sobre la marca de la Unión Europea para marcas europeas); los plazos de presentación de oposición ante las oficinas de registro también lo son (2 meses desde la publicación de la solicitud en el caso de solicitudes españolas; y 3 meses desde la publicación de la solicitud en el caso de solicitudes europeas); y la oficina competente para conocer del proceso también lo es.

Lo tercero que debe tenerse en cuenta es si la marca anterior en la que voy a basar mi demanda de nulidad lleva o no registrada más de 5 años a los efectos de tener que acreditar su uso efectivo si el demandado lo solicita en el procedimiento. En relación con este punto, recomendamos la lectura de este post al que ya hemos hecho referencia más arriba. Presentar una demanda de nulidad relativa sin tener claro si voy a poder acreditar el uso efectivo de mi marca es muy arriesgado. De hecho, sería preferible que, antes de presentar la demanda, se tuviera ya preparada toda o casi toda la prueba de uso, pues el plazo de 1 mes que concede la OEPM puede ser muy reducido para la ordenación y preparación de toda la documentación de 5 años de uso de marca.

Nulidad relativa de una marca europea

Respecto a las marcas europeas, la situación es similar, con la diferencia de que la EUIPO ha venido tramitando procedimientos de nulidad y caducidad de marcas durante muchos más años que la OEPM, pues siempre tuvo la competencia exclusiva en vía directa. Las características del proceso ante la EUIPO pueden consultarse en sus Directrices. En la práctica, la EUIPO suele conceder 2 rondas de observaciones a cada parte (en ocasiones 3); en plazos que suelen ser de 2 meses y que pueden extenderse por otros 2 meses sin necesidad de alegar ninguna causa justificativa. Esto hace que, en principio, el proceso sea algo más «relajado» en términos de plazos que en la OEPM (pues, por ejemplo, si el demandado solicita prueba de uso de mi marca, voy a tener 2 meses para prepararla y presentarla, pudiendo solicitar una extensión de otros 2 meses si necesito más tiempo).

La tasa oficial del procedimiento de nulidad o caducidad de marca ante la EUIPO es considerablemente superior a la de la OEPM. Puedes consultar las tasas a abonar a la EUIPO en cuestiones de marcas aquí. No obstante, en cualquiera de los dos casos, el coste es normalmente inferior al de un proceso judicial.

Por último, debes saber que la posibilidad de anular una marca (sea española o europea) ya concedida prescribe a los 5 años desde que el titular de la marca anterior tuvo conocimiento de la marca posterior y pudo iniciar la nulidad. Es lo que se conoce como caducidad por tolerancia: si el titular de la marca prioritaria ha tolerado el uso de la marca posterior por un periodo de 5 años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior, salvo que ésta haya sido solicitada de mala fe.

Si se te ha pasado el plazo de oposición contra una solicitud de marca y te planteas cómo poder anular el registro, en Bamboo somos abogados especialistas en marcas y podemos ayudarte. No dudes en escribirnos a info@bamboo.legal o a través de nuestro formulario de contacto.