He recibido un suspenso de marca, ¿qué debo hacer?

Si has recibido un suspenso de marca, en este post te explicamos el trámite de contestación al suspenso de fondo de una marca solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), cuáles son las causas que normalmente provocan el suspenso y qué opciones tiene habitualmente el solicitante.

En cualquier caso, la mejor forma de superar un suspenso de marca es poniéndote en manos de un profesional (un abogado experto en marcas o un Agente de la Propiedad Industrial), que podrá solucionar tu caso de la mejor forma.

¿Cómo evito un suspenso de marca?

Por centrarnos en esta materia en concreto, no entraremos a explicar en este post la suspensión por motivos formales (suspenso formal) ni la suspensión por defectos en la redacción de los productos y servicios (que la OEPM también tramita como suspensión de fondo), a lo que quizá dediquemos otro post en el futuro. Si tienes dudas sobre la correcta clasificación de productos y servicios en tu solicitud de marca, puede interesarte este otro post.

Hoy nos centraremos en el suspenso de fondo, tratando de explicarlo de modo que cualquier persona sin conocimientos sobre el tema pueda entender perfectamente su funcionamiento.

Debemos decir en primer lugar que, si se analizan por un profesional las posibilidades de éxito del registro antes de presentar la solicitud (por medio de un informe de viabilidad) y, particularmente, si se hacen búsquedas para saber si una marca está registrada (como te explicamos en este post), se pueden reducir enormemente las posibilidades de sufrir un suspenso en la solicitud.

Que una marca sea viable desde un punto de vista comercial no quiere decir que lo sea desde un punto de vista legal.

¿Qué es exactamente un suspenso de marca?

Pongamos el caso de que una empresa ha presentado correctamente (en términos formales) una solicitud de marca ante la OEPM. El procedimiento normal de registro, que suele durar entre 6 y 8 meses si la solicitud no sufre rechazos, es el siguiente:

• La OEPM examina en primer lugar si la marca tiene algún defecto formal (por ejemplo, si no se ha identificado correctamente al solicitante, si no se ha acompañado una reproducción de la marca o si no se ha pagado la tasa de solicitud).
• Salvo que la marca solicitada fuera contraria al orden público o las buenas costumbres (lo que no suele ser habitual), la solicitud se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), que es totalmente público y al que cualquiera puede acceder. Podéis acceder al BOPI aquí y buscar publicaciones por fecha.
• Una vez que la solicitud de marca es publicada en el BOPI, cualquier tercero que considere que esa solicitud de marca le perjudica puede presentar oposición a la misma en un plazo de 2 meses a contar desde la publicación de la solicitud. Esta oposición debe basarse en un motivo de prohibición absoluto (artículo 5 de la Ley de Marcas) o en un motivo de prohibición relativo (artículos 6 a 10). En este plazo también pueden presentar observaciones (sin ser parte en el procedimiento) los órganos de las Administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional u autonómico que tuvieran por finalidad la protección de consumidor, aunque lo habitual en la práctica es que no se reciban este tipo de observaciones. En general, las prohibiciones absolutas se refieren a signos que, ya sea por su falta de carácter distintivo, su genericidad o su descriptividad, no pueden ser monopolizados por un único agente económico en el mercado, debiendo estar a la libre disposición de todos. El listado contenido en el artículo 5 también contempla otros motivos de prohibición, como el carácter engañoso del signo, su condición contraria al orden público o las buenas costumbres, o la utilización de emblemas o signos oficiales, entre otros motivos.Por el contrario, la aplicación de las prohibiciones relativas depende de la existencia de derechos anteriores de terceros. Estos derechos pueden ser, por ejemplo, marcas solicitadas o registradas anteriores, pero también otros derechos de propiedad intelectual o industrial. En la inmensa mayoría de casos, las oposiciones que argumentan una prohibición relativa de registro se basan en una marca anterior titularidad del oponente, que tiene efectos en España (nacional, europea, o internacional designando España o la UE), y que, a consideración del oponente, es suficientemente similar (o, en algunos casos, idéntica) a la marca solicitada. Salvo que la marca anterior sea notoria o renombrada (esto es, que presente un conocimiento por el público superior al de una marca ordinaria), la marca anterior deberá cubrir productos o servicios idénticos, similares, relacionados o complementarios a los pretendidos por la nueva solicitud, para que se considere que su registro puede causar confusión en el público y, por tanto, para que la oposición pueda prosperar.
• Independientemente de que se haya recibido oposición o no, la OEPM examina de oficio también si la solicitud incurre en alguna prohibición absoluta de registro, así como si reproduce el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante (por ejemplo, la solicitud de marca “Messi” por una persona distinta del jugador de fútbol). Es muy importante destacar aquí que la OEPM no examina de oficio las prohibiciones relativas. Esto quiere decir que la OEPM no suspenderá (ni, llegado el momento, denegará) en ningún caso una solicitud de marca por haber detectado que puede ser parecida a una marca anterior solicitada o registrada.Así, debe ser el titular anterior quien advierta la publicación de la nueva solicitud y, no solo eso, debe ser quien desempeñe una actitud activa y presente oposición. Por ello, es muy importante contratar con un profesional la vigilancia de la marca, de manera que podamos ser notificados por nuestro abogado o nuestro Agente de la Propiedad Industrial de la nueva solicitud parecida a nuestra marca, y así poder presentar oposición en plazo.
• En el supuesto de que la solicitud recibiera oposición o la OEPM considerara que incurre en una prohibición absoluta, decretará el suspenso de fondo del procedimiento y lo publicará en el BOPI. El solicitante, a partir de dicha publicación, dispondrá de un plazo de 1 mes para contestar por escrito al suspenso y defender el registro de su marca. Si la solicitud no incurriera en ninguna prohibición, la OEPM la concederá y publicará su concesión en el BOPI.

¿Qué suele ocurrir en la práctica? ¿Qué pasa si no contesto al suspenso de fondo?

En el caso de los suspensos de fondo, las situaciones más habituales en la práctica son dos: que la solicitud de marca haya sido suspendida de oficio por la OEPM, por incurrir, a su juicio, en una prohibición absoluta; o que se haya recibido oposición por un tercero, titular de una marca anterior.

Por experiencia, podemos decir que si no se contesta al suspenso, con casi total seguridad la OEPM denegará la marca.

1. Suspenso por motivos absolutos (artículo 5 de la Ley de Marcas): aunque depende, evidentemente, de cada caso concreto, en la práctica la mayoría de suspensos decretados por aplicación del artículo 5 se refieren al artículo 5.1 a) o b) (marcas con falta de carácter distintivo, que normalmente se califican como “genéricas”); al 5.1 c) (marcas descriptivas); y al 5.1 g) (marcas engañosas o que inducen a error). Lo primero que hay que analizar es si verdaderamente contamos con argumentos más o menos sólidos para hacer frente al suspenso recibido. Es posible, por ejemplo, que la OEPM haya señalado el 5.1 c), pero nuestro signo no se componga “exclusivamente” de signos o indicaciones descriptivos, como impone el artículo, pues nuestra marca contiene un gráfico o logotipo que, a nuestro entender, es suficientemente distintivo.Este análisis hay que realizarlo también bajo la perspectiva de que quizá el suspenso no se supere en primera instancia, pero quepa la posibilidad de que, conociendo la práctica de la OEPM, pueda ser superado en fase de recurso. En cualquier caso, se recomienda dejar esta valoración en manos de un profesional. Puede ocurrir, por otro lado, que podamos salvar el suspenso “renunciando” a parte del derecho que pretendíamos obtener. Pongamos el caso de una solicitud de marca mixta “OLIVACEITE”, que incorpora un logotipo verdaderamente distintivo y que pretende cubrir en la clase 29 “aceite de oliva” y “aceite de girasol”; y que la OEPM hubiera suspendido la solicitud por entender que la marca induce a error respecto del producto “aceite de girasol”. Teniendo en cuenta que la OEPM no ha suspendido la solicitud de marca por genérica o descriptiva (es decir, la considera en sí misma distintiva), una forma de salvar el suspenso fácilmente sería limitar la solicitud y excluir de protección “aceite de girasol”, obteniendo así el registro para “aceite de oliva”. También cabría aquí, si consideráramos que el suspenso por “aceite de girasol” es discutible, la opción de dividir la solicitud (separándola en dos expedientes de marca, uno que cubriera “aceite de oliva” y otro que cubriera “aceite de girasol”), de manera que pudiéramos contestar al suspenso sobre “aceite de girasol” mientras el expediente que cubriera “aceite de oliva” accedería al registro.
2. Suspenso por motivos relativos (artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas): como decimos, lo habitual en la práctica en caso de recibir oposición por parte de un tercero es que dicha oposición esté basada en una marca anterior (registrada o solicitada) titularidad del oponente. En este sentido, son mucho más frecuentes los casos en los que la marca anterior no es notoria o renombrada, ni tampoco es idéntica a la solicitada o no cubre productos o servicios idénticos. Entra aquí en juego el (famoso) artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, al que quizá dediquemos también otro post específico en el futuro, dado que el concepto de “riesgo de confusión” bien merece una explicación separada (y detallada). Partimos, por tanto, de la hipótesis de que nuestra solicitud de marca ha sufrido un suspenso por oposición y no es idéntica a la marca oponente. El análisis general que se suele realizar es el siguiente, normalmente por este orden:

• ¿Son los signos suficientemente similares? Este análisis suele ser bastante subjetivo, si bien existen criterios de nuestros tribunales muy abundantes sobre comparación de marcas (grado de distintividad de la marca anterior; primacía, en general, del elemento denominativo frente al elemento gráfico; búsqueda de un elemento dominante en el signo que sobresalga frente al resto; relevancia, en general, de las letras que encabezan las denominaciones; y un largo etcétera).
• ¿Son los productos o servicios suficientemente similares? Téngase en cuenta aquí que la Clasificación de Niza constituye un criterio meramente organizativo, por lo que dos productos o servicios pueden ser perfectamente similares perteneciendo a clases distintas (por ejemplo, “software” en la clase 9 y “desarrollo de software” en la clase 42). Por otro lado, los productos o servicios pueden no ser propiamente similares ni cubrir la misma necesidad, pero ser complementarios, dependiendo del caso (por ejemplo, “gafas de sol” en la clase 9 y “relojes” en la clase 14).
• ¿Es la marca anterior anulable o cancelable de algún modo, o puedo solicitar prueba de su uso? En el supuesto de que nuestro margen de maniobra en la comparación de las marcas sea estrecho por ser las marcas realmente similares y los productos o servicios también, quizá la solución pase por tratar de atacar la marca oponente. En este sentido, debemos considerar si la marca anterior puede incurrir en alguna causa de nulidad (por ejemplo, por ser excesivamente descriptiva, no debiendo haberse concedido su registro) o de caducidad (por ejemplo, si ha sido registrada hace más de 5 años y tenemos indicios de que su titular no la está usando de forma efectiva y real en el mercado); o si puedo solicitar prueba de su uso en el propio procedimiento de oposición (por haber sido registrada hace más de 5 años).
• ¿Cabe la negociación? Hay supuestos en los que las marcas son verdaderamente similares, los productos o servicios también, y la marca anterior no incurre a primera vista en ninguna causa de nulidad o caducidad. Ahora bien, ¿hay verdadero conflicto entre los titulares? Puede suceder que el titular anterior haya presentado oposición porque considere que un producto o servicio concreto de los solicitados le causa un perjuicio; y quizá esté dispuesto a retirar la oposición si se limita la solicitud eliminando dicho producto o servicio, o si se especifica expresamente que los productos o servicios cubiertos están relacionados específicamente con un sector muy concreto o no guardan absolutamente ninguna relación con otro sector. O, por supuesto, que esté dispuesto a retirar la oposición a cambio de una compensación económica. En estos casos, sentarse a hablar es fundamental; y los llamados acuerdos de coexistencia o convivencia son relativamente habituales.

Todo esto es muy complicado, ¡necesito un profesional!

Éstos son solamente algunos casos que se dan de manera más o menos frecuente en la práctica, pero los motivos de suspenso pueden ser otros. En cualquier caso, se recomienda poner el asunto en manos de un profesional, que sabrá cómo manejarlo, sabrá valorar las posibilidades de éxito de la contestación y sabrá la estrategia más adecuada a seguir.

En Bamboo somos abogados expertos en marcas, y podemos asistirte en este ámbito. Si has recibido un suspenso de marca, llámanos o escríbenos sin compromiso. Puedes conocer con algo más de detalle nuestros servicios en materia de marcas en este enlace, y siempre puedes escribirnos con tus dudas a info@bamboo.legal o a través de este formulario. Estaremos encantados de ayudarte.