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Vigilancia De Marcas Parecidas. ¿Para Qué Sirve?

En el despacho siempre decimos que el trámite de registro de marca es «lo de menos». En realidad, es relativamente fácil: elige productos y servicios de la Clasificación (sobre lo que puedes leer aquí), haz unas búsquedas previas sobre qué marcas hay ya registradas (sobre lo que puedes leer aquí), y ya está.

¿Ya está…? No.

En nuestra opinión, si quieres registrar una marca o un nombre comercial, el valor de contratar a un profesional para esto (un Agente de la Propiedad Industrial o un despacho de abogados especialista en patentes y marcas) está en la parte previa (la realización de un informe de viabilidad profesional, sobre lo que puedes leer aquí) y en la parte posterior al registro (la vigilancia de marcas parecidas). Hoy hablaremos de esto último.

En Bamboo Legal, como abogados de propiedad industrial, sabemos lo crucial que es mantener una vigilancia activa sobre las marcas similares a la tuya. No es suficiente con registrar la marca; hay que protegerla continuamente de posibles infracciones o usos indebidos.

Vigilancia de marcas

El primer error: creer que la oficina de registro actúa de oficio.

Una de las mayores confusiones entre los propietarios de marcas es asumir que las oficinas de registro de marcas van a actuar de oficio para protegerlas contra registros similares o idénticos. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. La mayoría de las oficinas de registro, como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o incluso la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), no revisan activamente los nuevos registros para identificar posibles conflictos con marcas preexistentes.

Esto puede responder a dos razones. La primera, una simple cuestión de recursos: detectar y denegar marcas similares a otras anteriores implicaría una importante inversión de herramientas tecnológicas y de personal. Y, la segunda, y probablemente más importante, que la denegación de marcas similares a otras existentes no se convierta en una cuestión de interés público, y que quede en la esfera privada de cada propietario. Es decir, que sea cada titular de marca quien decida contra quién y contra qué quiere oponerse (y, en su caso, negociar una coexistencia), sin que el Estado (a través de la OEPM, en este caso) entre a decidir de oficio por el titular.

En el despacho solemos poner siempre el mismo ejemplo: yo puedo intentar el registro hoy de la marca «Coca-Cola» en la OEPM, que si The Coca-Cola Company no me presenta oposición, la OEPM la concederá. Evidentemente, lo más probable es que The Coca-Cola Company detecte mi solicitud, presente oposición y la OEPM deniegue el registro de mi marca. Pero requiere esa actitud proactiva del titular: vigilar su marca y presentar oposición.

Pero ¿cómo detecta The Coca-Cola Company mi solicitud?

Es cierto que la Ley de Marcas dice (artículo 18.4) que la OEPM «comunicará la publicación de la solicitud […] a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales».

La realidad: durante años y años hemos visto solicitadas marcas idénticas a otras anteriores sin que la OEPM haya comunicado nada.

Vigilancia de marcas

Software de vigilancia de marcas parecidas.

Existen en el mercado varias soluciones informáticas que permiten detectar solicitudes de marcas parecidas a otras ya registradas, en cualquier territorio.

La razón de esta posibilidad es que una solicitud de marca se publica en un boletín oficial (en España, el BOPI – Boletín Oficial de la Propiedad Industrial).

Informáticamente, es posible desarrollar y poner en el mercado un programa que vincule las solicitudes de marcas publicadas en el boletín con otras denominaciones similares (denominativa o fonéticamente) que el programa tenga vigiladas. Son varias las empresas informáticas que ya lo han hecho.

Este tipo de programas no suelen ser baratos, ni normalmente compensa pagarlos si eres una empresa o particular para vigilar tus propias marcas (salvo que seas una gran multinacional; y, aun así, tenemos nuestras dudas). Lo lógico y habitual es que sean despachos de abogados especialistas en patentes y marcas, o Agentes de la Propiedad Industrial, quienes contraten este tipo de programas; y la empresa o particular final subcontrate el servicio del despacho. Además, el filtrado de resultados no es sencillo.

En Bamboo Legal somos especialistas en patentes y marcas y contamos con este tipo de soluciones.

Al realizar una vigilancia constante, nos aseguramos de poder identificar y actuar rápidamente si se solicita alguna marca similar a la tuya; en España, en la UE, en territorios extranjeros concretos (por ejemplo, Estados Unidos), o en todo el mundo.

Vigilancia de marcas

La vigilancia no es un proceso automático: revisamos los resultados uno a uno, manual y personalmente.

El segundo error que suele creerse es que el proceso es completamente automático; que, como cliente, estás pagando por que alguien tenga un software que detecte marcas similares, te las comunique mediante un sistema de notificaciones automatizadas, y ya está.

Es fundamental entender que la vigilancia de marcas no es, ni mucho menos, un proceso automático. Aunque los Agentes de la Propiedad Industrial nos valemos de estas soluciones y herramientas, los resultados que arroja el programa tienen que ser filtrados, y la evaluación y el análisis de las similitudes deben ser realizados por expertos.

En Bamboo Legal, nuestros abogados de propiedad industrial se dedican a revisar cada resultado manualmente. Sí, manualmente: uno a uno. Es un trabajo al que dedicamos varias horas todas las semanas, que da valor al servicio y que, por supuesto, justifica su coste.

Este enfoque personalizado garantiza que cada posible conflicto se evalúe cuidadosamente.

Vigilancia de marcas

La importancia de presentar oposición a tiempo. ¿Está todo perdido si no lo hago?

Detectar una posible solicitud de marca parecida es solo el primer paso. La rapidez y la eficacia en la presentación de una oposición son vitales para proteger tu marca, si finalmente quieres actuar contra ese titular que ha solicitado una marca parecida a la tuya.

En España, el plazo para presentar una oposición a una solicitud de marca es de dos meses desde la publicación de la solicitud en el BOPI. En la EUIPO, el plazo es de 3 meses.

Si no actúas dentro de este plazo, y no existe ninguna otra causa de denegación de la marca (por ejemplo, otra oposición), la oficina de registro concederá la solicitud.

Si sí actúas dentro de ese plazo, una vez presentada oposición, la Oficina suspenderá la tramitación del expediente, concederá plazo al solicitante para que presente sus alegaciones, y resolverá. Sobre ello puedes leer este otro post, si estás en la posición contraria (si has solicitado una marca y la Oficina te la ha suspendido).

No obstante, si has detectado una marca similar y se te ha pasado el plazo para presentar una oposición, no todo está perdido. Aunque perder este plazo puede complicar algo las cosas, todavía hay acciones legales que se pueden tomar.

Lo explicamos en este post. Puede todavía iniciarse un proceso de anulación de la marca concedida; pero será algo más caro y más complejo que si adviertes la solicitud de marca parecida a tiempo y presentas oposición en plazo.

Vigilancia de marcas

Muy bien, pero ¿cómo de caro es esto?

Quizá, si has llegado hasta aquí, es porque tienes una marca registrada (o estás pensando hacerlo) y te interesa tenerla vigilada.

Podrás pensar que tener un equipo de abogados vigilando tu marca y notificándote si se solicita alguna marca parecida puede ser carísimo.

En absoluto.

Necesitaríamos revisar tu caso y enviarte propuesta de servicios personalizada, pero lo normal es que, por una vigilancia, por ejemplo, en España, solamente tengas que pagar unos pocos cientos de euros por los 10 años de vida del expediente hasta su próxima renovación. Sí, has leído bien: unos pocos cientos de euros por 10 años.

El trabajo se complica y el coste sube si la vigilancia es extranjera o mundial, o si la marca está registrada en muchas clases de productos y servicios (evidentemente, y por una cuestión de pura estadística, a mayores resultados similares, mayor trabajo de filtrado personal, y mayores costes). Pero, en la mayoría de los casos (que probablemente sea el tuyo), la vigilancia no es cara.

Vigilancia de marcas

La vigilancia de marcas parecidas es un componente crucial en la estrategia de protección de tu marca. No se trata solo de registrar una marca y olvidarse de ella; es necesario estar alerta y actuar rápidamente ante posibles infracciones.

En Bamboo Legal contamos con un equipo de abogados especialistas en patentes y marcas que te acompañarán en todo el proceso, desde el informe previo de viabilidad, pasando por la solicitud de la marca, la vigilancia de parecidos y, si es necesario, los procedimientos legales posteriores (como la presentación de oposiciones).

Si necesitas más información o asistencia con la vigilancia de tu marca, no dudes en llamarnos o escribirnos. Estamos aquí para ayudarte a proteger lo que es tuyo.

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