Lotus, Dunlop o Barceló: ¿se permite la coexistencia de marcas idénticas para productos distintos?

Quizá te haya llamado la atención alguna vez encontrarte con una marca para un producto que es idéntica a otra marca que ya conocías y que distinguía otro producto. Incluso puede ser que hayas llegado a pensar: ¿pertenecen ambos productos a la misma empresa? O, en caso de que hubieras podido comprobar que no era la misma empresa, quizá hayas pensado: ¿están ambas empresas relacionadas de alguna forma?

Nuestra normativa (tanto nacional, como europea) en materia de marcas permite la coexistencia en el mercado y en el registro de marcas idénticas o similares siempre que distingan o protejan productos o servicios suficientemente diferenciados. Por el llamado principio de especialidad, el registro de marca otorga protección a su titular en relación con unos concretos productos o servicios. Si los productos o servicios no son suficientemente distintos con los de otra marca registrada, puede existir la posibilidad de que dicho solapamiento provoque un error en el consumidor acerca de su origen empresarial. Es lo que técnicamente se conoce como riesgo de confusión (la posibilidad de que el consumidor crea que está adquiriendo un producto de una compañía, cuando en realidad está adquiriendo un producto de otra), que incluye el riesgo de asociación (cuando el consumidor es capaz de diferenciar ambas compañías pero cree que puedan estar relacionadas o vinculadas de algún modo).

Por ello, para que dos marcas sean confundibles en el mercado, no solamente tienen que ser idénticas o similares; también tienen que serlo sus productos o servicios. Parece difícil (y así lo ha entendido el legislador) que el consumidor crea que una compañía que comercializa candados bajo la marca “LUMA” tenga algún tipo de relación orgánica, estructural o económica con otra empresa que ofrece servicios inmobiliarios bajo ese mismo nombre. Esto constituye un caso real de coexistencia:

 

 

 

 

 

 

 

La Clasificación Internacional de Niza, sistema de agrupación armonizada de productos y servicios por clases (45) que se emplea a la hora de registrar marcas, puede servir como guía para evaluar si dos productos o servicios son similares, pero no es, como tal, vinculante. De hecho, existen multitud de productos que pertenecen a clases distintas que pueden ser considerados en mayor o menor medida similares (por ejemplo, “vestidos” en la clase 25 y “bolsos” en la clase 18); así como otros pertenecientes a la misma clase que no parecen guardar ninguna relación (por ejemplo, “altavoces” y “gafas”, ambos en la clase 9). Hay que atender, por tanto, a la verdadera similitud entre los productos o servicios en sí mismos, y no a su pertenencia a una u otra clase de Niza. Si tienes dudas sobre cómo escoger productos y servicios para tu registro de marca dentro de la Clasificación de Niza, quizá te resulte de utilidad este post.

Lo anterior constituye la regla general para lo que se conocen como marcas ordinarias: aquéllas que no tienen un asentamiento en el tráfico particularmente elevado. Dicho de otra forma, aquéllas no conocidas por la mayoría del público. Evidentemente, la mayor parte de las marcas con las que nos topamos a diario forman parte de este grupo. Ahora bien, ¿qué ocurre con las marcas que sí tienen un nivel de conocimiento por el consumidor superior a la media?

Este tipo de marcas, calificadas como renombradas, gozan de un derecho superior: su esfera de protección se extiende a productos o servicios tanto más dispares cuanto mayor sea el grado de conocimiento por el público de dichas marcas. Si el grado de conocimiento es tal que la marca es conocida por el público en general, su protección se extiende a cualquier producto o servicio: es decir, su titular podrá prohibir la utilización o el registro de cualquier otra marca idéntica o similar para productos o servicios totalmente diferentes. Sería el caso, por ejemplo, de marcas como Coca-Cola, Google o iPhone. Aunque Coca-Cola no esté registrada para «reparación de automóviles» (clase 37), The Coca-Cola Company podría prohibir que alguien saliera al mercado o intentara el registro de una marca Coca-Cola para distinguir un taller de coches.

La problemática práctica que da pie a este artículo surge cuando dos marcas idénticas o muy similares, registradas y utilizadas para productos o servicios distintos, llegan a alcanzar un cierto nivel de renombre en un mismo territorio, y sus respectivas esferas de protección (ampliadas a productos más o menos distanciados por su nivel de conocimiento por el público) pueden llegar a solaparse. Esto en ocasiones sucede porque cuando ambas marcas empezaron a coexistir quizá no eran tan famosas; pero fueron ganando reputación paulatinamente, hasta llegar a ser generalmente conocidas. Además, la aparición de Internet y de la globalización en el tráfico de productos y servicios dio lugar a que marcas que podían ser conocidas solamente en un determinado territorio, empezaran a serlo en otros. Se nos ocurren, de primeras, los siguientes ejemplos:

• “LOTUS” para coches y “LOTUS” para relojes, ambas registradas en la Unión Europea y pertenecientes a titulares distintos (expedientes, entre otros, 9056987 y 200279).

 

 

• “DUNLOP” para neumáticos y “DUNLOP” para púas de guitarra, ambas registradas también en la Unión Europea por titulares distintos (expedientes números 3867272 y 9450404).

 

 

Aunque la marca “DUNLOP” para púas de guitarra no sea conocida por el público general, es claramente conocida en el sector musical; y es indiscutible que la marca “DUNLOP” para neumáticos sí es conocida por el público en general.

• “BARCELÓ” para hoteles y “BARCELÓ” para bebidas alcohólicas, ambas registradas en la Unión Europea también por titulares distintos (entre otros, expedientes números 13636881 y 925636).

 

 

• «MC LAREN» para coches y «MACLAREN» para carritos de bebés, ambas registradas también por titulares distintos (entre otros, este expediente y éste otro).

 

 

• «JAGUAR» para coches y «JAGUAR» para relojes, ambas registradas también por titulares distintos (entre otros, este expediente y éste otro).

 

 

No es descabellado poder llegar a pensar que los titulares de estas marcas pudieran estar vinculados de algún modo, pero la realidad es que, hasta donde sabemos, no lo están. Pues bien ¿qué ocurre en estos casos? ¿No puede causar su coexistencia confusión o asociación en el consumidor?

En este sentido, nuestra normativa europea en materia de marcas deja a la absoluta libertad de los titulares entablar acciones o no. Las prohibiciones de registro por similitud con una marca anterior no funcionan de forma automática: un tribunal o una oficina de registro no puede denegar o declarar nula una marca igual a otra anterior si el titular de esa marca anterior no inicia acciones.

Ante la previsión de unos esfuerzos elevados en tiempo y dinero y una normal incertidumbre sobre el resultado del eventual procedimiento (¿qué marca adquirió carácter notorio o renombrado antes? ¿Quién ha infringido los derechos de quién?), son muy frecuentes en estos casos los acuerdos de coexistencia o no injerencia: tú no vendes ron y yo no ofrezco servicios hoteleros, por ejemplo, y todos contentos. Es decir, todo queda a la negociación en el ámbito privado de las dos partes. Pero, ¿debería primar un interés general en defensa del consumidor?

Si se te ocurren más ejemplos de marcas conocidas idénticas o similares, ¡no dudes en escribirnos! Y recuerda que somos abogados especialistas en marcas y que aquí puedes encontrar más información sobre nuestros servicios.