¿Pueden revenderse legalmente los productos de marca?

El registro de una marca atribuye a su titular el derecho exclusivo de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de esa marca para productos o servicios iguales o parecidos. Así el titular de una marca puede impedir, por ejemplo, que cualquier persona ofrezca en el mercado productos marcados con su signo, o que los importe o exporte, o que emplee dicha marca para hacer publicidad (artículo 34 Ley de Marcas, LM). Sobre esto puedes profundizar en nuestras FAQs.

Sin embargo, existe un floreciente mercado secundario de toda clase de bienes marcados, desde prendas de vestir a smart phones, pasando por automóviles. Productos de marca de todo tipo son cotidianamente revendidos en tiendas de segunda mano o en e-commerces. ¿Cómo es posible? ¿Por qué los titulares de las marcas no lo impiden?

¿Puedo abrir un negocio de reventa de productos de marca?

En primer lugar, tal y como recuerda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), “los derechos exclusivos conferidos por las marcas sólo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos” (STJUE 12 de julio de 2011, C‑324/09). Por tanto, el titular de una marca no puede invocar su derecho frente al particular que, de forma no profesional, revende un producto con ella marcado.

Ahora bien, como precisa la sentencia citada, en el caso de que las ventas superen “por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de una actividad privada, el vendedor actúa dentro del «tráfico económico» a efectos de los artículos mencionados”. Es decir, aunque se actúe teóricamente a título particular, si la actividad de reventa excede de ciertos límites en cuanto a su volumen y recurrencia, se considerará que es una actividad comercial, y no meramente privada. Por tanto, el titular de la marca podrá ejercer su derecho frente al revendedor.

¿Qué es el agotamiento del derecho de marca?

Sin embargo, muchas empresas y profesionales se dedican a la reventa de productos, incluidos bienes marcados. La razón de que puedan hacerlo reside, conforme a la normativa española, en el artículo 36 LM, que en su apartado primero dispone:

“El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

Este artículo, así como el análogo artículo 15 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), consagran el principio del agotamiento del derecho de marca, conforme al cual el derecho de exclusiva que la marca otorga a su titular se circunscribe a la primera venta del producto dentro de la Unión Europea. Una vez el producto marcado ha sido vendido en esta primera ocasión, el derecho de marca queda agotado, y puede ser libremente revendido sin necesidad de contar nuevamente con el consentimiento de su titular.

¿Qué requisitos se exigen para que haya agotamiento del derecho de marca?

Para que se produzca el agotamiento la distribución de los productos marcados ha de ser a título de venta; una puesta a disposición de los consumidores por cualquier otro título no agotará el derecho de marca. Ello implica que el derecho de marca no se agota respecto de los productos que las empresas acostumbran a distribuir, de forma gratuita, con fines promocionales o publicitarios pues, como señala la STJUE 12 de julio de 2011, C‑324/09, “la entrega gratuita de tales objetos no constituye, en principio, una comercialización de los mismos por parte de dicho titular”. En este sentido, la indicación de “prohibida la venta” o “prueba“ que acostumbra a incluirse en estos productos promocionales ha sido considerada por el TJUE prueba suficiente de la inexistencia de su venta y, por ende, del no agotamiento del derecho de marca (STJUE de 3 de junio de 2010, C‑127/09).

Nótese que el agotamiento únicamente tiene lugar, tanto si se trata de una marca nacional como europea, cuando la primera venta se produce en el territorio de la Unión Europea. Las ventas acaecidas fuera del territorio de la Unión no agotan el derecho de marca. Así pues, el titular de una marca puede oponerse a la importación y comercialización de productos con su marca que hayan sido adquiridos legalmente en un país ajeno a la Unión Europea.

Y debe tenerse presente que la prueba de que los productos fueron comercializados en la Unión Europea corresponde, como regla general, a quien alegue el agotamiento del derecho de marca (STJUE de 20 de noviembre de 2001, C-414/99).

Si para que el agotamiento tenga lugar es requisito que la primera venta acaezca dentro de la Unión Europea, cabe preguntarse qué ocurre cuando dicha venta tiene lugar a través de un comercio electrónico. En relación con esta cuestión, la antes citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011 (C‑324/09) indica que la venta se considerará realizada en la Unión Europea “cuando se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca que se encuentra en un tercer Estado está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca”.

Ahora bien, el simple hecho de que una página web sea accesible desde la Unión Europea (o desde España) no significa necesariamente que la oferta de venta vaya dirigida a los consumidores europeos (o españoles). Para determinar si son o no destinatarios de la oferta deberán considerarse otros posibles indicios, muy especialmente, las “indicaciones acerca de las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto”.

Por otro lado, para que se produzca el agotamiento se requiere, además, que la primera venta se lleve a cabo por el propio titular del derecho de marca o por un tercero con su consentimiento. Cuando la Ley se refiere al tercero que actúa con el consentimiento del titular de la marca, está pensando, fundamentalmente, en los licenciatarios. Pero para que una venta llevada a cabo por un licenciatario de la marca tenga el efecto de agotar el derecho será preciso que dicho licenciatario haya respetado las cláusulas del contrato de licencia, pues en caso contrario no podrá considerarse que el titular de la marca consintió una primera venta realizada en condiciones ajenas a lo pactado.

Así pues, cuando se adquiere dentro de la Unión Europea un producto vendido por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento el derecho de marca queda agotado y el producto puede ser libremente revendido… aunque con límites. No vale toda clase de reventa efectuada de cualquier forma pues el apartado segundo del artículo 36 LM, así como el artículo 15.2 RMUE, establecen:

“El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.

Así pues, ¿cuáles son los motivos legítimos que permiten al titular de la marca obviar el agotamiento de su derecho y oponerse a la reventa de sus productos?

Uno de estos motivos es la lesión al prestigio de la marca. La forma en la que los productos son revendidos puede afectar a la imagen de la marca, lo cual reviste especial importancia cuando se tratan de productos de alta gama.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que “al constituir los productos de prestigio artículos de gama alta, la sensación de lujo que emana de ellos es un elemento esencial para que los consumidores puedan distinguirlos de otros productos parecidos”, de modo que, “un perjuicio causado a dicha sensación de lujo puede afectar a la propia calidad de estos productos” y por ello considera que “el menoscabo causado a la reputación de la marca puede, en principio, ser un motivo legítimo, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, que justifique que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos de prestigio” (STJUE de 23 de abril de 2009, C‑59/08).

En el mismo sentido, el Tribunal Supremo afirma que “entre las funciones que desempeña la marca está también la de condensación del prestigio” y como consecuencia “el menoscabo de la reputación de la marca constituye un motivo legítimo que justifica la excepción al agotamiento de la marca” (STS 1669/2016 de 22 ABRIL, ECLI:ES:TS:2016:1669).

Es decir, tratándose de productos de prestigio, su comercialización llevada a cabo de manera que perjudique a la imagen de marca es un motivo legítimo para que el titular de dicha marca se oponga a su reventa. Ahora bien, cabe preguntarse qué clase de comercialización puede perjudicar la imagen de una marca de prestigio.

El Tribunal Supremo, en la sentencia citada, indica algunas circunstancias que permiten inferir una comercialización de los productos con efectos lesivos para la marca, como pueden ser la limitación de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, no admisión de la devolución de productos, presentación de los productos junto con otros de inferior calidad y, tratándose de una comercialización a través de Internet,  el nombre de la página web y la presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos.

Ahora bien, de la jurisprudencia citada se desprende claramente que determinados tipos de venta, como la reventa a través de Internet o la venta a saldistas, no pueden ser consideradas sistemáticamente perjudiciales para la reputación de la marca, sino que la realidad de dicho perjuicio habrá de ser valorada en cada caso en función de las concretas circunstancias de la venta.

Otro motivo que faculta al titular de la marca a oponerse a la reventa de sus productos es la retirada del embalaje externo del producto, pero no en todo caso. Para que el titular de la marca puede oponerse a la nueva comercialización deberá probar que como consecuencia de la retirada del embalaje dejan de aparecer en el producto informaciones que los consumidores deben conocer, como, por ejemplo, la identificación del fabricante. Fuera de este caso únicamente podrá oponerse si acredita que la reventa del producto sin embalaje perjudica la reputación de la marca (STJUE de 12 de julio de 2011, C‑324/09).

Tampoco cabe el reenvasado de los productos, a menos que sea necesario para cumplir con las exigencias legales del país importador. Incluso en este caso sólo podrá llevarse a cabo cuando no exista riesgo de perjudicar el producto contenido en el envase original. Además, es preciso que en el nuevo embalaje conste quién es el responsable del reenvasado del producto, que deberá ser comunicado al titular de la marca antes de su realización. Y aún cumpliéndose todos estos requisitos, el titular de la marca podrá oponerse a la reventa del producto si el nuevo reenvasado perjudica su imagen y, por ende, el prestigio de la marca (STJUE de 11 de julio de 1996, C-427/93, C-429/93 y C-436/93).

Hemos podido ver cómo la regla general es la del agotamiento del derecho de marca tras la primera venta del producto, pero también que cuando la actividad de reventa se emprende con carácter profesional existen múltiples excepciones a dicha regla. Por tanto, en esas circunstancias es muy aconsejable que los emprendedores cuenten con el asesoramiento especializado que les permita actuar con seguridad conociendo el alcance de sus derechos.

En Bamboo.legal somos especialistas en derecho de marcas y podemos darte el asesoramiento que necesitas.

[Artículo escrito por Luis Mª Benito]