El pasado 27 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
Este Real Decreto-ley modifica, entre otras normas, la Ley 17/2001, de Marcas, en transposición de la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
La nueva regulación, que entra en vigor en su mayoría el próximo 14 de enero, trae cambios relativamente importantes, y asemeja, en cierta medida, el funcionamiento de nuestro sistema de marcas nacionales al de las marcas europeas, regidas por el Reglamento 2017/1001 (sobre el que hablamos, en su día, en este post).
En el artículo de hoy te explicamos alguna de las principales modificaciones que trae la nueva regulación:
1) Se elimina el requisito de representación gráfica de la marca, impuesto hasta ahora por el artículo 4 de nuestra ley. A partir del 14 de enero, podrán inscribirse marcas en la OEPM que no estén representadas necesariamente de forma gráfica, pero que sí lo estén de manera que “permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.
¿Abre esto la puerta a marcas menos convencionales o más extrañas de las que se han venido registrando hasta ahora (por ejemplo, marcas olfativas)? La respuesta, por desilusionante que sea, es no (de momento). Como ya explicamos en este post, en el que hablamos sobre la posibilidad de que Hasbro registrara como marca el olor de la plastilina, la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002 en el conocido caso “Sieckmann” requiere que la representación de la marca sea “precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. Estos requisitos no se cumplen si se aporta una muestra del olor en un recipiente, una fórmula de la sustancia química, o una descripción del olor.
Sí puede facilitar la nueva regulación, no obstante, el trámite de registro de marcas sonoras, pues el solicitante ya no deberá aportar una partitura u otra representación gráfica del sonido que pretende registrar, sino que podrá aportar un simple audio en un archivo digital. Sobre marcas europeas sonoras presentadas ante la EUIPO ya hablamos en este otro post.
2) Se elimina la marca notoria, y queda solamente la renombrada. Conforme a la normativa sin modificar, la marca notoria era aquélla conocida por el sector del público al que van dirigidos los productos y servicios. La marca renombrada, en cambio, es la conocida por el público en general.
Llaman la atención dos cuestiones en la eliminación de la marca notoria: una, que ahora no se define la marca renombrada (se ha eliminado del artículo 8 esa definición), por lo que queda como un concepto jurídico indeterminado; y dos, que no parece que el concepto de marca renombrada vaya a permitir ahora gradaciones (es decir, mayor o menor renombre), pues se ha eliminado también la segunda parte del artículo 8.2 que establecía (en una redacción maravillosa) que la protección alcanzaría “a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca”.
3) En los procedimientos de oposición ante la OEPM, el solicitante podrá requerir al titular de la marca oponente que pruebe el uso efectivo de su marca, si ésta llevara registrada más de 5 años. Esto asemeja el procedimiento de oposición ante la OEPM a los procedimientos ante la EUIPO. No obstante, esta modificación no entrará en vigor hasta que se desarrollen reglamentariamente las novedades del procedimiento, lo que todavía no ha sucedido.
4) Se modifican algunas prohibiciones absolutas de registro. Con la nueva redacción, se prohíben las marcas que entren en colisión con denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 5.1 h)); con términos tradicionales de vinos (art. 5.1 i)); con especialidades tradicionales garantizadas (art. 5.1 j)); o con obtenciones vegetales (art. 5.1 k)).
Asimismo, la nueva regulación trae consigo el otorgamiento a la OEPM de la facultad de conocer y resolver los procedimientos de caducidad por falta de uso y de nulidad de marcas registradas, si bien esta modificación no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023. Esta facultad será (casi) exclusiva de la OEPM, salvo en los casos de demandas reconvencionales en procedimientos de violación de derechos de marca, facultad que conservan, como no podía ser de otro modo, los juzgados y tribunales competentes.
En Bamboo somos abogados especialistas en marcas, por lo que si tienes cualquier duda respecto a lo anterior, puedes consultarnos. Estaremos encantados de ayudarte.
