El pasado 23 de marzo de 2016 entró en vigor el Reglamento 2015/2424, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modificaron el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria y su Reglamento de ejecución 2868/95.
Este Reglamento introdujo importantes cambios en el marco jurídico de la marca de la Unión Europea y a la hora de registrar una marca, entre los que cupo destacar, en su momento, el cambio de nombre de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el cambio de nombre de la marca comunitaria a marca de la Unión Europea (MUE), o la indicación, en su famoso (¡y problemático para los profesionales del sector!) artículo 28, de que el “class heading” o título genérico de cada clase de Niza ya no comprendía la totalidad de los productos o servicios de dicha clase (como hasta entonces se había entendido), sino solamente los contenidos en su tenor literal.
No obstante, varios de los apartados del Reglamento 2015/2424 no son de aplicación hasta el 1 de octubre de 2017, fecha que ya está al caer. ¿Cuáles son esas disposiciones que resultarán aplicables ahora? Sin ánimo de elaborar un informe exhaustivo sobre cada una de estas novedades (pues son muy numerosas), sí nos gustaría destacar las siguientes, con especial énfasis al final sobre la exclusión del requisito de representación gráfica:
- Aplicación a partir de ahora del nuevo Reglamento delegado 2017/1430 que deroga tanto el Reglamento 2868/95 de ejecución como el Reglamento 216/96 de procedimiento ante las salas de recurso. De cara a registrar una marca de la Unión Europea, éste Reglamento es ahora el aplicable.
- Aplicación también a partir de ahora del nuevo Reglamento 2017/1431 de ejecución.
- Aparición en el régimen de la Unión Europea de las marcas de certificación, muy similares a las marcas de garantía contenidas en los artículos 68 a 73 de nuestra Ley 17/2001 de Marcas, aunque con ciertas particularidades, como la prohibición de que estas marcas certifiquen orígenes geográficos (a diferencia de nuestro régimen nacional).
- Se ha tratado de alinear lo máximo posible el procedimiento de anulación con el de oposición. Además, a la hora de justificar o sustanciar marcas anteriores o “de base” en estos procedimientos ya no será necesario aportar los certificados, sino únicamente referirse electrónicamente a la base de datos de la oficina nacional en cuestión, que será aceptada por la EUIPO.
- Modificaciones en materia de reivindicación de prioridad: ya no será posible dejar para un momento posterior a la solicitud la reivindicación de prioridad (debe hacerse en la propia solicitud), y la EUIPO ya no examinará, salvo que se intente hacer valer la prioridad en un procedimiento (por ejemplo, de oposición o de anulación), las cuestiones sustantivas de la reivindicación de prioridad (como la identidad de los signos y la identidad de los productos), sino solamente las cuestiones formales.
- Actualmente, en el momento de registrar una marca de la Unión Europea, existe la posibilidad de marcar en el formulario de solicitud que, en defecto de carácter distintivo intrínseco de la marca, se examine su distintividad adquirida por el uso con carácter subsidiario, en procedimiento separado y hasta última instancia. Hasta ahora, la EUIPO examinaba tanto la distintividad intrínseca como la adquirida conjuntamente, en un mismo procedimiento, lo que suponía una carga al solicitante al tener que recabar prueba de uso normalmente cuantiosa cuando cabía la posibilidad de que se estimara su distintividad intrínseca (y dicha prueba fuera, por tanto, innecesaria).
- Imposibilidad de presentación de solicitudes por medios físicos o presenciales: todas las comunicaciones, salvo circunstancias excepcionales, serán electrónicas, permitiéndose el fax provisionalmente hasta el 1 de enero de 2018.
Pero, sin duda, la novedad que más ha dado y dará que hablar es la famosa exclusión del requisito de representación gráfica. En el momento de solicitar una marca, la solicitud ya no será necesario que esté representada gráficamente ante la EUIPO, sino que “deberá estar representada de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular” (artículo 4 del Reglamento 2015/2424), además de, evidentemente, ser capaz de distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras.
No obstante, esto no quiere decir que la EUIPO vaya a aceptar cualquier tipo de signo distintivo como marca. De hecho, el artículo 4 del Reglamento 2015/2424 es completado por el artículo 3 del Reglamento 2017/1431 de ejecución, que añade como requisitos de la reproducción del signo que ésta sea “completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. Esto no es sino una transcripción literal de los requisitos que ya estableció en su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la conocida sentencia “Sieckmann”, de 12 de diciembre de 2002, que resolvió la cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán sobre una solicitud nacional de una marca olfativa.
Siendo esto así, no parece que los cambios en la forma de presentar solicitudes de marca ante la EUIPO vayan a ser tan sumamente dramáticos como de primeras parece del nuevo articulado, incluso aunque se cierre la puerta a las presentaciones físicas o presenciales (lo que impide en principio la presentación de marcas en pen-drives, CD’s, etc.). De hecho, la EUIPO había permitido ya bajo la anterior normativa, en algunos casos, la presentación junto con la marca (debidamente representada gráficamente, claro está) de un archivo informático, especialmente importante en marcas sonoras. Es el caso, por ejemplo, del famoso grito de Tarzán interpretado por Johnny Weissmuller, que constituye actualmente marca registrada en la EUIPO (bajo números 5090055 y 3673308) y que incorpora, al menos el primero de los expedientes, un archivo sonoro. Edgar Rice Burroughs, en cualquier caso, lo habría tenido seguro más fácil bajo la nueva legislación (si se desea mayor información puede consultarse este enlace de 2007, aunque ahora desactualizado).
En este sentido, nos viene por ejemplo a la cabeza el reconocible sonido de un motor de motocicleta norteamericana claramente identificable con un origen empresarial, que podría tal vez constituir marca sonora y de la que no se tiene constancia que exista registro en la EUIPO, cuyo titular quizá tendrá algo más sencillo ahora intentar el registro acompañando únicamente un archivo .mp3.
Por otro lado, también puede resultar muy útil la exclusión del requisito de representación gráfica para las solicitudes de marcas 3D (de ahora en adelante denominadas “de forma”), para las que se permiten extensiones de archivo informático tales como .obj, .stl o .x3d, lo que claramente va a facilitar al usuario percibir la forma tridimensional del objeto sobre el que recae el registro de marca, mucho más que una secuencia de imágenes, como se hacía hasta ahora.
Por último, se plantea la duda de cómo publicará definitivamente la EUIPO las marcas no representadas gráficamente, tanto en su base de datos como en los certificados de marca. Todo indica que se facilitará un enlace al archivo electrónico (como se ha hecho excepcionalmente ya en algún caso, como el de Tarzán), pero es algo que tendremos que esperar a comprobar a partir del 1 de octubre.
Si se desea mayor información sobre los formatos de archivos informáticos que se permitirán para cada tipo de marca y una mayor profundización sobre las novedades, puede accederse a este enlace.
Y, por supuesto, si tienes cualquier duda sobre el tema o sobre cómo registrar una marca, puedes escribirnos a info@bamboo.legal o ver más información sobre nuestros servicios en temas de marcas aquí.
