A raíz de nuestro post sobre transformación, parodia e integridad en relación al “trap” viral de “Velaske yo soi guapa”, nuestro colega alicantino Alberto Segura (@ASMFresh) abría el debate en Twitter sobre la posibilidad de aplicación del límite de parodia a las marcas, en lugar de a obras protegidas por propiedad intelectual. Es relativamente habitual en España toparse con comercios que venden, por ejemplo, camisetas con marcas famosas modificadas en tono jocoso, como “ASIDRAS” en lugar de “ADIDAS”, o “FUMA” en lugar de “PUMA”. Algunos de los mejores y más divertidos ejemplos los puedes encontrar en este post de marketingdirecto.com ¿Infringen estas actuaciones los derechos de marca de sus titulares?
Esta cuestión interesante es la que motiva la redacción de este post, como abogados especialistas en marcas.
Partimos, en primer lugar, de la base de que la parodia es un límite al derecho de autor reconocido expresamente en el artículo 39 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, ante lo que el autor de una obra original no puede oponerse, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Ahora bien, este límite no está contemplado en la legislación marcaria aplicable en España (la Ley de Marcas, para marcas españolas, y el Reglamento de Marca Europea, para marcas europeas).
Ambas normas contienen también ciertos límites al derecho conferido al titular de una marca (en sus artículos 37 y 14, respectivamente), como el uso de la marca ajena si coincide con el nombre o dirección del que la usa (por ejemplo, que existiera un apellido en España que fuera “Bamboo”), o la necesidad de utilizar la marca ajena para hacer referencia al destino de un producto o servicio propio (particularmente como accesorios o recambios). Sin embargo, no hay legitimación conforme a estos artículos para parodiar una marca de un tercero.
Debe partirse, asimismo, de que una marca parodiada va a ser, previsiblemente, una marca famosa; pues, en caso contrario, no tendría sentido la parodia, dado que el público no identificaría el chiste. La normativa marcaria en España otorga una protección reforzada a las marcas notorias (aquéllas conocidas por el sector del público al que destinan sus productos o servicios) y renombradas (aquéllas conocidas por el público en general), consistente en que los productos o servicios no tienen por qué ser semejantes a los de la marca infractora; pudiendo extenderse la protección a productos o servicios tanto más diferentes cuanto mayor sea el grado de notoriedad de la marca.
A este respecto, el artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas establece:
“2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”
La lectura de este artículo, aplicado a la parodia en sede de marcas, plantea principalmente dos cuestiones:
La primera, si el uso realizado por el que presenta la marca parodiada es “en el tráfico económico”. Este concepto ha sido interpretado en varias ocasiones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha señalado que ese uso debe realizarse “en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada” (entre otras, sentencias de 11 de septiembre de 2007 y de 12 de noviembre de 2002). Además, dicho uso debe serlo “para productos y servicios”: si el signo potencialmente infractor no distingue, como tal, un producto o un servicio, no podrá resultar de aplicación la legislación marcaria (y sí, quizá, la Ley de Competencia Desleal).
La segunda cuestión que se plantea es si el uso (en el tráfico económico y para distinguir un producto o servicio) de una parodia de marca puede entenderse realizado bajo una “justa causa”. Y es aquí donde, en nuestra opinión, puede encontrarse el quid de la cuestión.
En sentencia de 6 de febrero de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretó expresamente qué debe entenderse por “justa causa” en un supuesto de hecho distinto del que ahora analizamos, pero que puede servir para esclarecer el concepto. En este sentido, el Tribunal interpretó que “el concepto de justa causa no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada” y explicó que “el objeto del concepto de justa causa […] es conseguir un equilibrio entre los intereses de que se trata, teniendo en cuenta, en el contexto específico del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y atendiendo a la protección ampliada de que goza la misma marca, los intereses del tercero que utilice ese signo”.
Así, el concepto de “justa causa” debe aplicarse para equilibrar, de un lado, la protección conferida a la marca; y, de otro, los legítimos intereses subjetivos, atendiendo a las circunstancias del caso, que puede tener un tercero en la utilización justificada y razonada de una variación (semejante) de dicha marca. Curiosamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea utiliza también el término “equilibrio” para interpretar el concepto de parodia aplicado a derechos de autor, en su sentencia de 3 de septiembre de 2014: “la aplicación en una situación concreta de la excepción por parodia, conforme al artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva 2001/29, debe respetar un justo equilibrio entre, por un lado, los intereses y derechos de las personas contempladas en los artículos 2 y 3 de dicha Directiva y, por otro, la libertad de expresión del usuario de una obra protegida que invoque la excepción por parodia”.
Como explica nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de septiembre de 2016, en sede de derecho al honor y libertad de expresión: “de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la opinión que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica, experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible”.
En un contexto socio-cultural como el español, en el que el chiste y el chascarrillo están, afortunadamente, a la orden del día, y recogiendo incluso nuestro ordenamiento jurídico la costumbre como fuente del derecho (artículo 1.1 del Código Civil), consideramos relativamente razonable que en un procedimiento judicial pudiera acogerse una interpretación generosa del concepto de “justa causa”, en estos casos no excesivamente denigratorios (y, en su mayoría, inofensivos) de lo que podemos calificar como “parodias de marca”.
