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Cuestiones Legales Básicas Para La Creación De Un Negocio Digital (parte 3)

En anteriores entregas de esta serie de artículos nos hemos ocupado de la forma jurídica que puede adoptar un negocio digital, y de cómo distinguirlo de sus competidores a través de la marca y el nombre de dominio (parte 1); e igualmente, de las exigencias en materia de protección de datos y derecho digital que deben satisfacerse al emprender un negocio digital (parte 2).

Sin embargo, aún resta una cuestión importante por tratar: la protección jurídica del software. Muchos negocios digitales se construyen en torno a aplicaciones que pueden ser descargadas por los usuarios. Estos programas, cuyo desarrollo supone inversiones considerables, constituyen en muchos casos uno de los activos principales de la empresa. De ahí la necesidad de darles una protección jurídica adecuada.

Pero es aquí cuando surge la duda acerca de qué instrumentos jurídicos son válidos y de mayor eficacia para lograr esta protección: ¿la patente? ¿el derecho de autor? ¿el secreto empresarial?

Comenzaremos por señalar que la protección jurídica de los programas de ordenador debe realizarse, en principio, con el derecho de autor, no a través de la patente. En este sentido, tanto la Ley de Patentes española (artículo 4.4) como el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (art. 52.2) excluyen expresamente la patentabilidad de los programas de ordenador. Por el contrario, la Ley de Propiedad Intelectual regula la protección de los programas de ordenador por el derecho de autor en sus artículos 95 y siguientes.

Sin embargo, el apartado 5 del citado artículo 4 de la Ley de Patentes afirma: “Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal”. El apartado 3 del artículo 52 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas establece una previsión análoga.

Estas disposiciones legales significan que los programas de ordenador como tales no pueden patentarse, ahora bien, dichos programas sí pueden ser objeto de patente como parte de una invención que resuelve un problema técnico concreto. Son las llamadas invenciones implementadas por ordenador.

Los programas de ordenador que no pueden patentarse son aquéllos que son creaciones abstractas sin una finalidad técnica concreta. Sin embargo, y en términos generales, cuando puede indicarse un problema técnico específico que es resuelto por el programa, éste sí podrá ser patentado. Y ello con independencia del soporte en que se encuentre el programa, ya sea un soporte físico (por ejemplo, un programa que sirve para mejorar la eficiencia de un motor de automóvil y que está instalado en el hardware del vehículo), o en un soporte inmaterial, como son las aplicaciones que descargamos de Internet. Lo relevante es que el programa solucione un problema técnico concreto, no su soporte.

Debe quedar claro, no obstante, que no todos los programas de ordenador tienen este carácter técnico necesario para ser patentables. El carácter técnico de un programa de ordenador puede encontrarse “en los efectos adicionales derivados de la ejecución (por el hardware) de las instrucciones dadas por el programa de ordenador” (Decisión de 1 de julio de 1998 de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes). Cuando estos efectos derivados de la ejecución del programa resuelvan un problema concreto, entonces el software será patentable. Así pues, cuando se plantea la patentabilidad o no de un programa de ordenador resulta de la máxima importancia determinar con precisión cuál es el problema técnico que resuelve, pues de ello depende que pueda o no ser finalmente patentado.

Ahora bien, una vez sabemos cuándo es posible patentar un programa de ordenador, cabe preguntarse si conviene hacerlo. Es decir, debemos ponderar las ventajas e inconvenientes de la protección jurídica del software a través de la patente en contraposición con las ventajas e inconvenientes de su protección mediante el derecho de autor y el secreto empresarial.

La protección por el derecho de autor tiene algunas ventajas muy reseñables. En primer lugar, destaca por su sencillez. A diferencia de lo que ocurre con la patente, la protección por el derecho de autor no depende de ningún acto formal. No es necesario registrar el programa para ser titular de todos los derechos que la Ley de Propiedad Intelectual concede a su autor; por el contrario, por el mero hecho de su creación ya se goza de esta protección.

En relación con esto conviene aclarar que la Ley de Propiedad Intelectual considera autor del programa de ordenador cuando éste se realiza por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica (normalmente el caso de los programas desarrollados en el seno de empresas) a la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre. Así pues, el autor ante la ley de un programa de ordenador desarrollado y comercializado por una empresa es la propia empresa, y como tal tiene todos los derechos que le concede la Ley de Propiedad Intelectual, desde el mismo momento de la creación del programa, sin sujeción a ningún otro requisito formal.

Además, la protección que dispensa el derecho de autor es casi universal, pues está reconocida en convenios internacionales ampliamente ratificados (por ejemplo, 105 países son parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor). Así, a través del derecho de autor se logra de manera automática la protección jurídica del programa en la mayor parte de los países del mundo en lugar de tener que registrar la patente en cada uno de ellos (un proceso más complejo y caro).

La protección del software por el derecho de autor en distintos países es más sencilla incluso si se compara con el sistema creado por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que permite presentar una única solicitud de patente que será válida en todos los Estados contratantes, si bien cada Estado valorará si la patente solicitada es finalmente concedida o no conforme a los criterios establecidos en su propia legislación. Se trata, en definitiva, de un sistema parecido al previsto para las marcas en el Arreglo y el Protocolo de Madrid, que analizamos en la primera parte de este artículo.

Otra de las ventajas del derecho de autor es la durabilidad de la protección. En España, la duración de la protección dispensada por la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) a los titulares del programa es de 70 años a contar desde el 1 de enero del año siguiente al de su divulgación (o al de su creación, si el programa aún no se hubiera divulgado). Por el contrario, la duración máxima de la patente en nuestro país es de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Y téngase en cuenta que la protección dispensada por la LPI se extiende a las versiones sucesivas del programa original.

Finalmente, las invenciones patentadas son objeto de publicación, lo que no siempre conviene a los intereses de las empresas desarrolladoras de software. No obstante, conviene aclarar que ninguno de los artículos de la Ley de Patentes o del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas exige que se aporte el código fuente del programa, y la Oficina Española de Patentes y Marcas no lo pide. Es suficiente con que el concepto de la invención sea descrito en la solicitud de patente de manera suficientemente precisa para que un experto en la materia pueda ejecutar la invención.

Ahora bien, la protección por el derecho de autor también presenta algunos inconvenientes importantes. En particular, esta forma de protección alcanza a la forma en la que está expresado el programa, pero no a sus ideas subyacentes. Es decir, el derecho de autor impide que el programa sea copiado en su literalidad, pero no que posibles competidores desarrollen en paralelo su propio software basándose en las ideas que inspiraron el original. De hecho, el artículo 100 LPI permite a los usuarios legítimos de la copia de un programa de ordenador “observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa”, esto es, se permite descompilar el programa (aunque con ciertos límites). Por el contrario, la protección dispensada por la patente es mucho más fuerte pues sí alcanza a estas ideas.

Además, debe considerarse que la patente concede a su titular el derecho a prohibir a cualquier tercero la explotación de la invención por él patentada. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor, no hace falta que se copie el programa para que haya infracción de patente. Ello es especialmente relevante en un sector como el de la informática, en el que distintas empresas, actuando independientemente y sin copiar a sus competidores, pueden llegar a desarrollar programas, inspirados en ideas similares, que solucionen los mismos problemas técnicos.

Junto a ello, contar con una patente, es decir, con un título oficial que acredita a quien lo ostenta como titular de los derechos que concede la Ley de Patentes, puede marcar la diferencia entre conseguir o no inversores. Por ello, las patentes son un activo esencial para las empresas innovadoras, especialmente para las startups.

Así las cosas, resulta que tanto la protección por derecho de autor como por patente ofrecen ventajas e inconvenientes. La buena noticia es que una y otra no son incompatibles entre sí. Efectivamente, el artículo 96 LPI dispone que “Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial”.

Por tanto, en cada caso deberá valorarse en primer lugar si es posible patentar el programa informático, lo cual depende de los criterios establecidos en la legislación de cada país (en Europa, como hemos visto, se requiere que el programa solucione un problema técnico). A continuación, en caso de que sea posible la patente, deberá realizarse un análisis coste/beneficio para decidir en qué países conviene solicitar la patente y en cuáles se confiará la protección jurídica del programa únicamente al derecho de autor.

En cambio, si se prefiere optar por la protección mediante secreto empresarial, ésta no podrá compatibilizarse con la patente porque son incompatibles por naturaleza: la patente es pública mientras que el secreto empresarial, obviamente, ha de mantenerse en secreto.

En España, los secretos empresariales están regulados en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSSEE), que dispone los requisitos que una información debe cumplir para ser considerada secreto empresarial. En primer lugar, ha de ser secreta, es decir, que la información de que se trate no sea generalmente conocida en el ámbito al que se refiera (el ámbito de la informática cuando hablamos de programas de ordenador), ni tampoco fácilmente accesible.

Esta última precisión es de gran importancia para el tema que nos ocupa pues si, como se ha comentado anteriormente, la Ley de Propiedad Intelectual permite descompilar, aún de forma limitada, el software, será difícil sostener que éste no es fácilmente accesible. Por tanto, cuando nos refiramos a programas que son libre y fácilmente descargables desde Internet, no parece que el secreto empresarial sea la mejor opción de protección. Ahora bien, existen otros programas que sí pueden ser mantenidos en secreto. Imaginemos que una empresa desarrolla, por ejemplo, un software para la gestión de bases de datos. Este programa será utilizado por la propia empresa desarrolladora o licenciado a otros clientes (empresas, instituciones, etcétera), pero no será fácilmente accesible en Internet; su acceso es restringido. Así pues, este software para la gestión de bases de datos de nuestro ejemplo sí podría cumplir el requisito de ser una información secreta. Además, más allá de la protección del software que las hace funcionar, las bases de datos en sí mismas también están protegidas por el derecho de autor, en los artículos 12 y 133 a 137 LPI.

Sin embargo, no basta que una información no sea fácilmente accesible para que resulte protegida por la Ley de Secretos Empresariales. También es necesario que el titular de la información haya tomado medidas razonables para preservar el secreto. Estas medidas pueden ser técnicas (control de acceso con usuario y contraseña a las bases de datos donde se almacena la información, videovigilancia en zonas sensibles, etc.), contractuales (acuerdos de confidencialidad o Non Disclosure Agreements (NDA) con clientes y empleados…), u organizativas (limitación de la información accesible por los empleados con base en las funciones que desempeñan, devolución de información confidencial al término de la relación de trabajo…).

Como último requisito, la información objeto del secreto empresarial ha de ser valiosa desde una perspectiva empresarial. Este valor no tiene que ser necesariamente actual, sino que puede ser potencial, ya que se trata de un secreto y puede que éste se refiera a un producto aún no comercializado. Por ejemplo, un programa informático en fase de desarrollo no tiene un valor económico actual, pues al estar inacabado no es comercializado y no genera ingresos de ningún tipo, pero sí tiene un valor potencial, pues existe la expectativa de que, en un futuro, cuando se complete su desarrollo y se ofrezca en el mercado, sí pueda generar ingresos para la empresa.

Cumpliéndose los tres requisitos indicados (secreto, medidas razonables para preservarlo, valor empresarial), el programa de ordenador puede ser considerado un secreto protegible por la LSSEE. Esta protección ofrece importantes ventajas: en primer lugar, al igual que ocurre con el derecho de autor y a diferencia de la patente, la consideración como secreto empresarial no está sujeta al cumplimiento de requisitos formales y la protección que dispensa no está restringida a un territorio.

Además, el secreto empresarial tiene la característica única de que su duración es indefinida. A diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor y la patente, la protección que otorga el secreto empresarial no está sujeta a plazo legal alguno, sino que se prolongará por todo el tiempo por el que pueda conservarse el secreto.

Sin embargo, esta última es también su principal desventaja, ya que una vez el secreto es desvelado se pierde la protección que dispensa la LSSEE.

Como ha podido verse a lo largo de este artículo, a la hora de proteger el software, el derecho de autor, la patente y el secreto empresarial tienen cada uno su propio ámbito de aplicación, sus ventajas y desventajas. Por ello, cuando se pretende la protección jurídica de los programas informáticos es necesario trazar una estrategia que valore los pros y contras de cada una de las fórmulas indicadas, considerando el alcance de la protección que quiere darse a estos activos y ponderando el coste/beneficio. En consecuencia, al diseñar esta estrategia es muy recomendable contar con el asesoramiento y apoyo de expertos en la materia.

En Bamboo somos especialistas en propiedad intelectual e industrial, y podemos ayudarte a proteger tu software.

[Artículo escrito por Luis Mª Benito Cerezo]
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