Las banderas hacen mucho más que identificar un determinado estado, movimiento, colectivo o entidad política. Habitualmente se atribuyen a las banderas significados culturales, artísticos, sociales, deportivos o políticos.
Por ello, puede resultar interesante para los empresarios, según qué casos, incluir banderas en las marcas de sus productos y servicios: además de las virtudes estéticas de estos emblemas, los valores inherentes a ellos quedan asociados, en la mente del consumidor, con la marca propia.
Sin embargo, las normas vigentes en materia de propiedad industrial imponen límites a la inclusión de banderas y otros símbolos en el registro de marcas (lo que puede motivar un suspenso en el proceso de registro). Veamos, primero, cuáles son esos límites y, a continuación, qué emblemas pueden ser incluidos en el registro de marcas.
¿Puedo incluir una bandera de un país o de una organización de países en mi registro de marca?
Existe un tratado internacional, el Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial, que prohíbe el registro como marca de las banderas de los Estados que lo hayan ratificado. Son parte de este tratado internacional 178 estados, que pueden consultarse aquí. España es parte del convenio, lo que quiere decir que, en principio, no podré incluir una bandera de España en mi registro de marca porque la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) pondrá una objeción.
Dicha protección, además, se extiende, conforme al artículo 6.ter 1 b) del Convenio de París, a todas las organizaciones intergubernamentales en las que al menos uno de sus miembros sea parte del Convenio. Teniendo en cuenta el amplio número de estados que son parte de él, resulta que los signos y emblemas de la gran mayoría de estas organizaciones, incluyendo las más conocidas como la Unión Europea o la ONU, están protegidos y, como regla general, no pueden incluirse en un registro de marca.
Por ejemplo, la OEPM denegó la solicitud de marca española nº 3592846 por incluir el emblema de Naciones Unidas (aparentemente el solicitante contaba con autorización para usar el emblema, pero no para incluirlo en un registro):
Y la solicitud de marca española nº 3720392, por contener la bandera de la Unión Europea:
Además, la protección señalada también alcanza, en virtud del artículo 2.1 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo listado puede examinarse aquí.
Así pues, cuando nos planteemos incluir en un registro de marca una bandera de un país, lo primero que debemos hacer es revisar las listas de países firmantes del Convenio de París y del ADPIC. Si el país al que corresponda la bandera forma parte de alguno de estos tratados, la inclusión de su bandera en el registro de marca queda, en principio (luego veremos las condiciones en la que sería posible), prohibido.
¿Y otra clase de emblemas nacionales como, por ejemplo, el escudo?
Lo dispuesto en el artículo 6.ter 1 b) del Convenio de París y en el artículo 2.1 ADPIC aplica no sólo a las banderas sino también a los escudos y signos oficiales de los estados.
Ahora bien, para que la protección ampare a estos emblemas distintos de la bandera es preciso que el estado en cuestión haya comunicado a la OMPI la existencia del signo que se desea proteger. Aquí pueden consultarse los signos y emblemas protegidos en virtud del Convenio de París.
¿Qué ocurre con los símbolos de entidades territoriales menores que los estados como, por ejemplo, las comunidades autónomas?
Los signos correspondientes a la primera división política de un estado también pueden comunicarse a la OMPI para su protección. Sin embargo, España, a diferencia de otros países como Alemania, no lo ha hecho.
¿Significa esto que pueden usarse libremente los emblemas autonómicos en el diseño de marcas para su registro? No, pero por nuestra normativa nacional; puesto que el apartado l) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) prohíbe el registro de los emblemas de “España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales”.
Por ejemplo, la OEPM denegó la solicitud de marca española nº 3585519 por imitar el emblema del Ayuntamiento de Madrid:
Y la solicitud de marca española nº 4034005 por reproducir el emblema municipal de Talavera de la Reina:
¿Entonces, puede registrarse como marca cualquier signo o emblema nacional que no haya sido comunicado a la OMPI conforme a lo dispuesto en el Convenio de París?
Tampoco, porque el artículo 5.1 n) LM y el artículo 7.1 i) del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE) extienden esta protección a cualesquiera insignias, emblemas o escudos que sean de interés público.
Por ejemplo, la OEPM denegó la solicitud de marca nº 2531466 por consistir en una imitación del escudo de España incluyendo símbolos masónicos:
Respecto a cuándo ha de apreciarse que un emblema es “de interés público”, el Tribunal General de la Unión Europea (Sentencia de 10 de julio de 2013, asunto T‑3/12) ha declarado que “el hecho de que un emblema esté vinculado a una de las actividades de una organización internacional intergubernamental basta para demostrar que se asocia un interés público a su protección” y que, por tanto, están protegidos “no sólo los emblemas de la Unión Europea como tal, sino también los emblemas que se limitan a evocar uno de sus ámbitos de actuación”, como, por ejemplo, el símbolo del euro “€”. Además, este “interés público” no es necesario que se dé en todo el territorio de la UE; sino que será suficiente con que se constate en una parte de éste.
Vemos, por tanto, que el criterio adoptado en el caso enjuiciado por el Tribunal General en dicha sentencia es amplio: basta la mera evocación de uno de los ámbitos de actuación de la UE o, por analogía, de un estado, para apreciar la existencia de interés público y, por ende, la aplicabilidad del artículo 7.1 i) RMUE (o su análogo artículo 5.1 n) LM).
Ahora bien, esto abre otros interrogantes sobre cuándo puede considerarse de interés público un emblema que no tiene relación con la UE (que es el caso que enjuició el Tribunal General). Por ejemplo, ¿la bandera LGBT (popularizada en la década de los 70 en Estados Unidos, y ahora utilizada en todo el mundo) puede ser incluida en un registro de marca, o la solicitud debe ser denegada por ser una bandera de interés público?
Lo cierto es que la OEPM ha concedido registros de marca que incluyen esta bandera; como, por ejemplo, los siguientes:
Marca española nº 3032498, concedida y en vigor para distinguir prendas de vestir:
Marca española nº 3668525, concedida y en vigor para distinguir letreros en vinilos:
Marca española nº 3607534, concedida y en vigor para distinguir servicios de venta, publicidad y organización de exposiciones:
Así pues, recapitulando: no puede registrarse como marca ningún signo que incluya la bandera de un país parte del Convenio de la Unión de París, ni de la OMC, ni de ninguna organización intergubernamental de la que forme parte cualquiera de estos países; ni las insignias, emblemas o escudos de los estados miembro del Convenio de París que hayan sido comunicados a la OMPI; ni tampoco los que no hayan sido comunicados cuando revistan interés público; ni, además, en el caso de España, las banderas u otros emblemas de comunidades autónomas, provincias o municipios.
Aunque lo anterior no deja mucho margen, sin embargo, el alcance de esta prohibición no es ilimitado. Para que quede prohibido el registro como marca de cualquier signo que incluya cualquiera de estos emblemas deben cumplirse tres escenarios:
1. No debe mediar autorización de las autoridades competentes porque, como es lógico, en caso contrario no puede aplicar ninguna de las prohibiciones previstas en la LM ni en el RMUE.
2. Se requiere que el signo que se pretenda registrar como marca consista exclusivamente, o incluya como uno de sus elementos, la reproducción idéntica o imitación heráldica de la bandera, escudo o insignia.
Si el emblema no se reproduce idénticamente, la semejanza entre la marca cuyo registro se solicita y la insignia oficial o de interés público debe valorarse desde el punto de vista de la heráldica, esto es, por un especialista en esta materia.
No obstante, el TJUE ha señalado que “cualquier diferencia entre la marca de que se trate y el emblema, detectada por un especialista en arte heráldico, no será necesariamente percibida por el consumidor medio” y que “una marca que no reproduce exactamente un emblema de Estado puede, no obstante, estar amparada por el artículo 6 ter, apartado 1, del Convenio de París cuando el público pertinente la percibe como una imitación de dicho emblema” (STJUE 15 de enero de 2013, Asunto T-413/11).
Es decir, pequeñas diferencias, perceptibles por un especialista, pero no por el consumidor medio, no permiten justificar que una marca no es una imitación heráldica de un emblema. Sin embargo, si la marca en cuestión tiene un alto grado de estilización, por ejemplo, por reproducir los colores de una bandera, pero no su forma y estructura, no habrá imitación heráldica, aunque de hecho el signo pueda evocar en el consumidor el recuerdo de dicha bandera. Por tanto, pequeñas diferencias no excluyen la imitación heráldica, pero grandes diferencias sí pueden hacerlo, incluso cuando también pervivan similitudes relevantes.
3. Existe un último escenario que aplica únicamente a los emblemas de las organizaciones internacionales como, por ejemplo, la Unión Europea (no es exigible respecto de los emblemas de estados u otras entidades políticas). Tratándose de marcas que reproduzcan o imiten el emblema de organizaciones internacionales, se requiere, además, que “la marca que contenga tal emblema pueda inducir al público a error en cuanto al vínculo existente entre, por un lado, su titular o su usuario y, por otro, la autoridad a la que remite el emblema de que se trate” (Sentencia del Tribunal General de 10 de julio de 2013, asunto T‑3/12, antes citada).
Ahora bien, cabe preguntarse cuándo la inclusión de un emblema en la marca es apta para inducir al público a creer, erróneamente, que existe un vínculo entre su titular y la autoridad que identifica el emblema. Sobre este particular se ha pronunciado la reciente sentencia del Tribunal General de 1 de diciembre de 2021 (asunto T‑700/20), en la que señala que no basta con constatar la reproducción total o parcial del emblema en la marca, sino que debe apreciarse si “habida cuenta de su dimensión y de su posición dentro de tal marca, dicho emblema es perceptible como tal por el público, si presenta una configuración simple o compleja de colores o de formas, si se completa con otros elementos, de naturaleza denominativa o figurativa, que atenúan o alteran la percepción de ese mismo emblema por el público o si los demás elementos de la marca de que se trata dominan la impresión de conjunto producida por esta”.
Si alguno de estos 3 escenarios no tiene lugar, será posible el registro como marca de banderas u otros emblemas nacionales o de organizaciones intergubernamentales.
En conclusión, en algunos casos es posible el registro de marcas que incluyen emblemas o insignias (cuando medie autorización, cuando no constituyen imitación heráldica, cuando no induzcan al público a error). Pero existen restricciones y límites sutiles que pueden frustrar una solicitud de marca por la aplicación de las prohibiciones absolutas que hemos señalado. Por ello, es importante contar con un asesoramiento especializado que oriente en el proceso de manera que puedan soslayarse las dificultades indicadas.
En Bamboo somos especialistas en derecho de marcas y podemos prestarte el asesoramiento que necesites. Puedes contactarnos en el email info@bamboo.legal o a través de este formulario.
[Artículo escrito por Luis Mª Benito Cerezo]
