¿Puedo solicitar la anulación de una marca si se me ha pasado el plazo de oposición?

Abogados especialistas en marcas

¿Tienes una marca registrada y has detectado que se ha solicitado el registro de una marca similar o idéntica a la tuya? ¿Querías oponerte, pero se te ha pasado el plazo? En Bamboo somos abogados especialistas en marcas, y en este post te explicamos qué alternativas tienes para solicitar la anulación de una marca si se te ha pasado el plazo de oposición.

Lo primero que debe valorarse es si, efectivamente, las marcas son suficientemente similares como para que exista riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Como explicamos en su momento en este post, para que dos marcas sean confundibles (y, por tanto, para que sea cuestionable el registro de la marca posterior) no solamente deben ser similares o idénticas; sino que también deben serlo, salvo en circunstancias muy excepcionales, los productos o servicios que distingan. Así lo impone el artículo 6 de nuestra Ley de Marcas y el artículo 8 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea. La pertenencia a las mismas clases en la Clasificación Internacional de Niza puede servir de indicativo de que los productos o servicios pueden ser similares; pero no es en sí mismo vinculante. De hecho, hay productos y servicios pertenecientes a clases distintas de la Clasificación que pueden estar relacionados o ser complementarios en el mercado (por ejemplo, “software” en la clase 9 y “diseño y desarrollo de software” en la clase 42).

Lo segundo que debe apreciarse es, teniendo en cuenta solicitudes de marcas con efectos en España, si la marca solicitada a la que se quería presentar oposición es una marca española (solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas) o una marca europea (solicitada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). La regulación para uno y otro caso es diferente (Ley de Marcas para marcas españolas; y Reglamento sobre la marca de la Unión Europea para marcas europeas); y los plazos de presentación de oposición ante las oficinas de registro también lo son (2 meses desde la publicación de la solicitud en el caso de solicitudes españolas; y 3 meses desde la publicación de la solicitud en el caso de solicitudes europeas).

Respecto a las marcas españolas, cabe la solicitud de anulación de una marca ya concedida a la que no se presentó oposición en plazo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, por vía judicial, a través de lo que se conoce como demanda de nulidad. En la fecha de publicación de este post todavía no es posible presentar acciones de nulidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, si bien sí será posible a partir del 14 de enero de 2023, fecha en la que entrará en vigor esta modificación de la Ley de Marcas, como explicamos en este post.

Si la marca a la que no se presentó oposición es, por tanto, española, la forma de anular el registro es a través de la iniciación de un procedimiento ordinario ante los juzgados competentes, mediante la presentación de una demanda de nulidad. Este procedimiento es más complejo y costoso que el procedimiento de oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que ya no se trata de un trámite ante la administración, sino un verdadero proceso judicial. Son competentes para conocer de estos asuntos los Juzgados de lo Mercantil (según el artículo 86 ter 2.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial) correspondientes a la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas comunidades autónomas a que el Consejo General del Poder Judicial haya atribuido competencias exclusivas en asuntos de patentes y marcas (según el artículo 118 de la Ley de Patentes). Actualmente estas comunidades autónomas son las de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Canarias, Galicia y País Vasco. Y los juzgados competentes son los de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao. Para determinar qué juzgado es el territorialmente competente para conocer de la demanda de nulidad se atenderá primero al domicilio del demandado; y, en su defecto, al lugar de residencia de su representante autorizado. Si ni el demandado ni su representante tuvieran domicilio en alguna de estas comunidades autónomas, el juzgado competente quedará a la elección del demandante. Asimismo, es importante saber que para este tipo de acción se requiere necesariamente la intervención de procurador y la asistencia de abogado, conforme a los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Respecto a las marcas europeas, la situación es ligeramente diferente, pues la EUIPO sí es competente para conocer de acciones de nulidad contra marcas registradas (artículo 60 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea). Aunque la tasa oficial a abonar a la EUIPO por la tramitación de la acción de nulidad no es precisamente reducida (630 EUR; puedes consultar las tasas a abonar a la EUIPO en cuestiones de marcas aquí), el coste total del procedimiento, al ser administrativo (ante la EUIPO, no ante juzgados o tribunales) suele ser inferior al coste del procedimiento de nulidad de marcas españolas.

Por último, debes saber que la posibilidad de anular una marca (sea española o europea) ya concedida prescribe a los 5 años desde que el titular de la marca anterior tuvo conocimiento de la marca posterior y pudo iniciar la nulidad. Es lo que se conoce como caducidad por tolerancia: si el titular de la marca prioritaria ha tolerado el uso de la marca posterior por un periodo de 5 años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior, salvo que ésta haya sido solicitada de mala fe.

Si se te ha pasado el plazo de oposición contra una solicitud de marca y te planteas cómo poder anular el registro, en Bamboo somos abogados especialistas en marcas y podemos ayudarte. No dudes en escribirnos.