¿Un simple encargo de obra supone cesión de derechos de propiedad intelectual?

Como abogados especialistas en propiedad intelectual, podemos afirmar que es relativamente frecuente en la práctica diaria encontrarse con supuestos en los que una persona encarga a otra la realización de un determinado trabajo artístico (por ejemplo, la creación de un logotipo para una marca, la toma de unas fotografías o la filmación y edición de un contenido audiovisual) sin que en el contrato estipulado se haya expresado nada acerca de a quién corresponden los derechos de explotación de propiedad intelectual.

Hoy abordaremos este tema: ¿un simple encargo de obra supone cesión de derechos de propiedad intelectual?

En primer lugar, debemos acudir a lo que dice nuestra normativa. En España, la ley aplicable a la propiedad intelectual es el Texto Refundido de la Ley 1/1996, de 12 de abril, de Propiedad Intelectual. Si precisas de mayor información sobre qué tipo de derechos de propiedad intelectual tiene el autor de una obra, puedes acudir antes a nuestras FAQs.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual no recoge disposición alguna relativa a la obra por encargo, más que una mínima referencia en el artículo 59 y en relación con el contrato de edición. Así, debemos atender a la definición general de arrendamiento de obra que facilita el Código Civil en su artículo 1544: en el arrendamiento de obra, una de las partes se obliga a ejecutar una obra a cambio de un precio cierto.

Los artículos 42 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual contienen las disposiciones generales relativas a la cesión de derechos de explotación sobre las obras. El artículo 45 es claro al establecer que “toda cesión deberá formalizarse por escrito”, a riesgo de que el autor pueda resolver el contrato si el cesionario incumple esta exigencia después de ser requerido.

Además, el artículo 43 dispone que, en caso de cesión, la falta de mención del tiempo limita la transmisión a 5 años; la falta de mención del ámbito territorial al del país en que se realice la cesión; y la falta de especificación de las modalidades de explotación de la obra limita la cesión a aquéllas que se deduzcan del propio contrato y sean indispensables para cumplir la finalidad del mismo. Y, es más, si queremos que la cesión sea exclusiva (esto es, sin posibilidad de cesión por el autor a ninguna otra persona), ésta debe otorgarse “expresamente con este carácter” (artículo 48).

Por otro lado, el artículo 56 de la ley dispone, además, que “El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última”.

Es decir, atendiendo exclusivamente al texto de nuestra legislación: 1) toda cesión de derechos de propiedad intelectual debe pactarse por escrito (a riesgo de resolución del contrato); 2) si se pacta y no se especifica tiempo, territorio ni modalidades de explotación, se aplican las limitaciones del artículo 43; 3) si queremos que la cesión sea exclusiva, debe especificarse así expresamente; y 4) adquirir el soporte de la obra no implica, por sí solo, adquirir derechos de explotación sobre la misma.

Entonces, ¿qué ocurre si encargo una obra a un tercero (por ejemplo, la realización de un videoclip para mi grupo musical) y no hemos pactado nada por escrito sobre cesión de derechos? ¿Puedo explotar la obra entregada? ¿Infrinjo los derechos de explotación del autor si no ha habido cesión expresa? ¿Si se entiende que hay cesión, puede ser exclusiva? ¿Puede el autor explotar la obra por su cuenta?

Esta situación, como decimos, es relativamente frecuente en la práctica y no tiene una solución clara, en parte porque nuestros tribunales no lo han puesto, hasta ahora, nada fácil.

En este sentido, podemos destacar las siguientes sentencias que sostienen que un simple encargo de obra no supone cesión de derechos de propiedad intelectual:

  • Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 19 de junio de 2006: “Dicho de otro modo, no consta que cediera el actor sus derechos sobre las fotografías de manera extensiva y para todos aquellos susceptibles de ser cedidos, lo que desde luego no se puede presumir, al punto que el TRLPI -art.45 -requiere de formalización escrita […] En definitiva, el hecho de que se trate de fotografías, sean o no de encargo, no atribuye al comitente derecho de propiedad intelectual alguno sobre la obra, sin perjuicio de la adquisición de los ejemplares de las fotografías acordados, pero los derechos patrimoniales (y morales en su caso) corresponden al fotógrafo, al actor, exigiendo el correspondiente acuerdo la cesión de los derechos de explotación que, repetimos, no consta.”
  • Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 30 de julio de 2010: “Por otra parte, el encargo de una obra no es objeto del contrato de edición (vide art. 59.2 LPI), ni de dicho encargo se presume cesión alguna de derechos de explotación. Como consecuencia, y aun a pesar de la naturaleza de la obra creada, el comitente adquiere como efecto de este contrato la propiedad de la obra, pero entendiendo ésta como aquél bien material que sirve de soporte a la actividad creativa, pero nada más, siendo en el momento de la entrega de la obra cuando se produce la adquisición. Dada la naturaleza del contrato de obra, la adquisición de la propiedad del soporte al que se incorpora una obra no comporta la adquisición de los derechos de explotación (art. 56.1 LPI). […] Ahora bien, en este contexto ha de tenerse en cuenta que prima un principio de interpretación restrictiva: al cesionario se transmite lo que expresamente se desprende de la cesión, quedando el cedente con todos los demás derechos.”
  • Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 30 de diciembre de 2002: “[…] por lo tanto no podemos hablar de un contrato de edición sino de encargo de obra, por la que el comitente únicamente adquiere la propiedad de la obra creada en virtud de dicho encargo en su sentido material. Así pues, al publicarse y distribuirse el libro y folletos por los codemandados sin estar autorizados por los actores han venido a lesionar los derechos integrantes del contenido económico de la propiedad intelectual, tanto de edición como de distribución y publicación, como así resulta probado con los ejemplares editados, publicados y distribuidos en las diversas ferias de “I.” (ver contestación al oficio de la Diputación, ejemplares de periódicos haciendo eco del libro y folletos y video).”

Pero, por otro lado, la más reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 23 de noviembre de 2017, sí entiende que un mero encargo de obra puede devengar la cesión de los derechos de explotación sobre la misma:

“La respuesta al citado interrogante no es unánime entre la doctrina científica. De manera resumida, un sector doctrinal considera que por el encargo de la obra no aparece automáticamente el derecho de explotación de la misma, es decir, no existe una cesión de los derechos patrimoniales de la obra, por lo que, si no se ha pactado nada entre las partes, la explotación de la obra quedará reservada al autor, en tanto éste no preste su consentimiento autorizando a otra persona para utilizarla. Otro sector doctrinal (mayoritario) entiende que, a falta de acuerdo y de los supuestos especiales reseñados, no existe una presunción legal de cesión de derechos de explotación, pero sí una cesión expresa o tácita por aplicación del régimen general del art. 43 del TRLPI . Se inclinan pues, por una transmisión explícita o implícita limitada a aquellos derechos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad del contrato.

Los preceptos transcritos nos ofrecen unos criterios válidos para responder a la mencionada pregunta, a los cuales debemos sumar las normas generales de transmisión de derechos del TRLPI (arts. 43 y siguientes). En base a ello, entendemos que puede haber una cesión expresa o tácita de los derechos patrimoniales de la obra encargada aunque no se haya pactado nada en el contrato que une a las partes. No podemos olvidar la intención de las partes en este tipo de contratos de obra por encargo. La obra encargada por Banús a los actores consistía en la creación de una página web, de unas etiquetas para botellas de aceite y para envases de frutos secos y de un logotipo consistente en una gota lateral de aceite de color verde brillante en diversas modalidades. La intención de Banús al encargar la obra era la explotación de la misma lo que supone la transmisión explícita o implícita de los derechos patrimoniales necesarios para cumplir el contrato. Banús encarga la obra para adquirir una ventaja competitiva frente a otras entidades, lo que hará legítimo su deseo de que esa obra no sea ofrecida a sus posibles competidores por quien es el autor de la misma. De ahí que la lógica pretensión de Banús será la de convertirse en titular de los derechos de explotación de la obra.”

Previamente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de diciembre de 2008, había admitido la cesión de los derechos de explotación en un caso de simple contrato de encargo de obra, con ciertas condiciones:

“La ley contempla la transmisión Inter vivos y mortis causa de los derechos de explotación de la propiedad intelectual a partir del artículo 42 y el 51 se refiere a la transmisión en caso de contrato de trabajo, que se presume conforme al apartado 2. Pero no contempla el caso del contrato de obra. Se debe entender que esta laguna del derecho debe ser suplida por la analogía y, tal como se mantiene en los recursos y se expone por la doctrina, el artículo 51 se aplica cuando la obra determina la transmisión de los resultados, concurriendo dos presupuestos: creación no espontánea del cedente, contratista, sino a instancia del cesionario, dueño de la obra (así lo llama el código y la doctrina civil) y la enajenación del resultado del trabajo. Todo ello concurre en el presente caso, en que se encargó a los demandantes una determinada obra para la actividad propia del periódico, se ejecutó la obra y se percibió un elevado precio y el resultado, en cuanto al derecho patrimonial, queda transmitido el dueño de la obra […]”.

La situación, así, simplemente no es pacífica, aunque todo apunta a que paulatinamente se irá aceptando con mayor frecuencia por nuestros tribunales el que un encargo de obra, a cambio de un precio, supone cesión de derechos de explotación de propiedad intelectual, pues tiene sentido que quien encarga la obra lo haga con el propósito de explotarla.

Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de aquellos supuestos específicos en que nuestra normativa prevé expresamente una presunción de cesión de derechos. Algunos de estos supuestos son:

  • Obra colectiva: creada por las aportaciones de diferentes autores pero bajo la iniciativa y coordinación de una persona que la edita y divulga bajo su nombre. El artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual presume una cesión de los derechos a favor de la persona que edita y divulga.
  • Contrato de producción audiovisual: el artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual presume una cesión exclusiva de los derechos de explotación de los autores (director-realizador, guionista y compositor musical) a favor del productor.
  • Relaciones laborales: el artículo 51 presume una cesión exclusiva a favor del empresario de los derechos de explotación de una obra creada por un trabajador asalariado en el marco de su relación laboral.
  • Creaciones publicitarias: obras cuyo objeto es promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes y servicios. El artículo 21 de la Ley 34/1988, General de Publicidad, establece que “los derechos de explotación de las creaciones publicitarias se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del contrato de creación publicitaria y para los fines previstos en el mismo”.

Por último, no debemos olvidar que, en caso de cesión de derechos de explotación por el autor a cambio de un precio, éste debe consistir, como regla general, en una participación proporcional en los ingresos de explotación del cesionario, pues así lo impone el artículo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual.

En cualquier caso, si quieres plantearnos tus dudas o preguntas al respecto, en Bamboo somos abogados especialistas en propiedad intelectual, por lo que podremos ayudarte.