¿Sería posible que Hasbro consiguiera en España un registro de marca olfativa?

Abogados especialistas en marcas

En los últimos días ha sido publicada en algunos medios la noticia de que Hasbro, la conocida compañía norteamericana de juguetes, ha “patentado” el olor de la plastilina en Estados Unidos.

Dejando a un lado el error que cometen muchos de estos medios en calificar de “patente” lo que en realidad se trata de un registro de marca (te recomendamos leer nuestras FAQs para conocer las diferencias), en este artículo planteamos la cuestión de si Hasbro podría llegar a ostentar un derecho exclusivo de marca sobre el olor de su plastilina en España, dado que la legislación y la práctica en comparación con Estados Unidos es diferente.

La marca olfativa de Hasbro (con número de registro 5467089 en la USPTO) se compone exclusivamente de la siguiente descripción: The mark is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough. Una traducción aproximada sería: La marca es una fragancia de vainilla dulce, ligeramente almizclada, con ligeros matices de cereza, combinada con el aroma de una masa salada a base de trigo”.

Para evaluar la viabilidad del hipotético registro de la marca de Hasbro con efectos en España, debe analizarse primero qué normativa resultaría aplicable. Para que un registro de marca tenga efectos en España, debe, o bien presentarse la solicitud como marca nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o bien presentarse como marca europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En el primer caso es aplicable la Ley 17/2001, de Marcas; y, en el segundo caso, el Reglamento 2017/1001 sobre la marca europea. También podría ocurrir que esta solicitud en España o en la UE proviniera de una solicitud internacional a través de la Unión de Madrid, pero, en cualquier caso, resultaría aplicable una de las dos normas citadas. Al procedimiento de solicitud internacional de marcas, dada su relativa complejidad, quizá dediquemos un artículo más adelante.

Solicitud del olor de la plastilina como marca española (aplicable la Ley de Marcas):

El artículo 4 de nuestra Ley de Marcas es muy claro al disponer que “se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

La definición de marca contenida en nuestra normativa nacional será objeto de modificación con la Directiva 2015/2436, que elimina el requisito de representación gráfica, pero que no ha sido transpuesta todavía a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, nuestra norma nacional obliga hoy en día a que toda marca solicitada en España esté representada gráficamente.

A estos efectos, resulta de gran importancia para el tema que tratamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002 (que interpreta la Directiva 89/104, de la que procede nuestra Ley de Marcas), en el conocido caso “Sieckmann”, que responde a la cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán sobre la posibilidad de registro de una marca que el Sr. Sieckmann presentó ante la DPMA (oficina de patentes y marcas alemana) consistente en el olor de una sustancia química, el cinamato de metilo. El Sr. Sieckmann aportó:

  • La fórmula de la sustancia química;
  • Una muestra del olor en un recipiente;
  • Una descripción del olor: “balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”;
  • E indicó, además, que podían obtenerse más muestras dirigiéndose a un laboratorio cuya dirección proporcionaba en la solicitud.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la cuestión prejudicial disponiendo que la representación gráfica de la marca debía ser precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva; y confirmó así que estos requisitos no se cumplen aportando una fórmula química, una muestra del olor, una descripción del mismo o una combinación de cualquiera de estos elementos.

En particular, en lo que se refiere a la fórmula química, el Tribunal consideró que ésta no es suficientemente inteligible, pues “pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión”. En lo que respecta al depósito de una muestra, el Tribunal no la consideró “suficientemente estable y duradera”, además de que “no constituye una representación gráfica”. La descripción del olor, por su parte, “no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva”.

Así, a la luz de la normativa española, que exige representación gráfica de la marca, un olor no es (al menos, no todavía) registrable como marca, pues parece imposible que pueda representarse gráficamente un olor si no es a través de su fórmula química o su descripción, elementos que ya han sido calificados por el Tribunal de Justicia de la UE como insuficientes para cumplir dicho requisito.

Solicitud del olor de la plastilina como marca europea (aplicable el Reglamento de marca europea):

Sobre el relativamente reciente Reglamento de marca europea ya hablamos en este post, aunque nos referimos en su día al Reglamento 2015/2424 y no a la actual versión codificada del mismo, nº 2017/1001.

El Reglamento de marca europea, como ya explicamos en su momento, elimina el requisito de representación gráfica en la definición de marca y lo sustituye por el de “ser representada en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

Entonces, ¿esta eliminación del requisito de representación gráfica en las solicitudes de marca europea habilita la presentación de marcas olfativas?

Aunque a primera vista parece que las conclusiones pueden ser algo más favorables que en el caso de la normativa nacional española, la respuesta es negativa.

El contenido del Reglamento de marca europea es completado por otros dos Reglamentos, el Reglamento de ejecución 2018/626, y el Reglamento delegado 2018/625. El artículo 3 del Reglamento de ejecución acoge casi textualmente el criterio del Tribunal de Justicia en la citada sentencia “Sieckmann”, y establece: “La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”.

Así, aunque se haya eliminado del Reglamento el requisito de representación gráfica, si Hasbro presentara como marca europea una muestra del olor de su plastilina se encontraría con un rechazo más que probable por incumplimiento del requisito de durabilidad de la representación del signo en el Registro.

Con anterioridad a la sentencia en el caso “Sieckmann”, la EUIPO había admitido, sorprendentemente, un registro de marca olfativa, el conocido caso del olor a hierba recién cortada registrado para distinguir pelotas de tenis (nº de expediente 428870). Esta marca fue inicialmente denegada por la división de examen de la EUIPO en resolución de 25 de junio de 1998, al entender que la descripción “olor a hierba recién cortada” no cumplía el requisito de representación gráfica impuesto por el entonces vigente Reglamento 40/94, sobre la marca comunitaria; pero la decisión fue revertida por la división de apelación de la EUIPO en resolución de 11 de febrero de 1999 y la marca fue concedida. El expediente expiró por falta de renovación en el año 2006, quizá conociendo su titular que era una marca susceptible de nulidad atendiendo a la jurisprudencia, ya existente por entonces, del Tribunal de Justicia de la UE en el caso “Sieckmann”; pero la realidad es que la solicitud de marca, en su momento, se concedió.

Citado como caso excepcional (por sorprendente) el de la marca “olor a hierba recién cortada”, lo cierto es que la EUIPO ha denegado después de ésta (y, especialmente, tras la sentencia en el caso “Sieckmann”) varias solicitudes de marcas europeas olfativas, entre las que cabe destacar:

  • 521914, consistente en una matriz de colores que, supuestamente, representaban un olor, denegada en decisión de la división de apelación de la EUIPO de 19 de enero de 2004.
  • 1122118, consistente en la descripción olor a fresa madura junto con la representación de una fresa, denegada en sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 27 de octubre de 2005. En esta sentencia, el Tribunal precisó que No existe una clasificación de olores consensuada a nivel internacional que permita, como en los códigos internacionales de color o de notación musical, identificar un signo olfativo de manera objetiva y precisa mediante la atribución de un nombre o un código preciso específico a cada olor”.
  • 1254861, consistente en la descripción el olor a limón aplicado a suelas de zapatos y a calzado, denegada en decisión de la división de apelación de la EUIPO de 12 de diciembre de 2005. El recurrente, una compañía española, alegó la previa concesión por la EUIPO de la marca “olor a hierba recién cortada”, aunque sin éxito. La decisión, que se encuentra publicada en el expediente, hace, curiosamente, expresa referencia a esta concesión, en su último párrafo: “el recurso debe ser desestimado sin que obsten a ello los casos poco numerosos de marcas olfativas registradas en diversas oficinas nacionales de los Estados Miembros de la Comunidad, o de terceros países, ni el caso excepcional de la marca olfativa registrada en la Oficina con anterioridad a la sentencia en el asunto Methylcinnamt [Sieckmann]“. Es decir, es la propia EUIPO la que reconoce la excepción en el caso del “olor a hierba recién cortada” y, si puede verse así, su error en la concesión.

La situación actual no deja lugar a dudas tras la sentencia en el caso “Sieckmann” y la adopción de los requisitos expuestos en dicha sentencia por el propio artículo 3 del Reglamento de ejecución: las marcas olfativas no tienen acogida, a día de hoy, en la normativa marcaria (unitaria) de la UE.

Es más, la propia EUIPO, en sus (tan útiles) Guidelines, explica textualmente (Parte B, Sección 2, párrafo 9.11.2) que “las marcas olfativas o gustativas no son aceptables” porque el estado actual de la tecnología no permite la representación de este tipo de marcas con las condiciones del artículo 3 del Reglamento de ejecución.

En conclusión, Hasbro lo tiene bien difícil, por no decir imposible, si desea extender la protección marcaria conseguida en Estados Unidos sobre el olor de su plastilina a España, bien como marca nacional, bien como marca europea.

En cualquier caso, si tienes alguna duda sobre el asunto, puedes contactarnos por email o por redes sociales. En Bamboo somos abogados especialistas en marcas, y ¡estaremos encantados de ayudarte!