Lotus, Dunlop o Barceló: ¿se permite la coexistencia de marcas idénticas para productos distintos?

Registro de patentes y marcas

Quizá te haya llamado la atención alguna vez encontrarte con una denominación de marca para un producto que es idéntica a otra marca que ya conocías y que distinguía otro producto. Incluso puede ser que hayas llegado a pensar: ¿pertenecen ambos productos a la misma empresa? O, en caso de que hubieras podido comprobar que no era la misma empresa, quizá hayas pensado: ¿están ambas empresas relacionadas?

Nuestra normativa (tanto nacional, como europea) en materia de marcas, permite la coexistencia en el mercado y en el registro de marcas idénticas y similares siempre que distingan o protejan productos o servicios suficientemente diferenciados. Si los productos o servicios no son suficientemente distintos, puede existir la posibilidad de que dicho solapamiento provoque un error en el consumidor acerca de su origen empresarial. Es lo que jurídicamente se conoce como riesgo de confusión (la posibilidad de que el consumidor crea que está adquiriendo un producto de una compañía, cuando en realidad está adquiriendo un producto de otra), que incluye el riesgo de asociación (cuando el consumidor es capaz de diferenciar ambas compañías pero cree que están relacionadas o vinculadas de algún modo).

Por ello, para que dos marcas sean confundibles en el mercado, no solamente tienen que ser idénticas o similares; también tienen que serlo sus productos o servicios. Parece difícil (y así lo ha entendido el legislador) que el consumidor crea que una compañía que comercializa candados bajo la marca “LUMA” tenga algún tipo de relación orgánica, estructural o económica con otra empresa que ofrece servicios inmobiliarios bajo ese mismo nombre (lo que constituye un caso real):

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La Clasificación Internacional de Niza, sistema de agrupación armonizada de productos y servicios por clases (hasta 45) que se emplea a la hora de registrar marcas, puede servir como guía para evaluar si dos productos o servicios son similares, pero no es, como tal, vinculante. De hecho, existen multitud de productos que pertenecen a clases distintas que pueden ser considerados en mayor o menor medida similares (por ejemplo, “vestidos” en la clase 25 y “bolsos” en la clase 18); así como otros pertenecientes a la misma clase que no parecen guardar ninguna relación (por ejemplo, “altavoces” y “gafas”, ambos en la clase 9). Hay que atender, por tanto, a la verdadera similitud entre los productos o servicios en sí mismos, y no a su pertenencia a una u otra clase de Niza.

Lo anterior constituye la regla general para lo que se conocen como marcas ordinarias: aquéllas que no tienen un asentamiento en el tráfico particularmente elevado. Evidentemente, la mayor parte de las marcas con las que nos topamos a diario forman parte de este grupo. Ahora bien, ¿qué ocurre con las marcas que sí tienen un nivel de conocimiento por el consumidor superior a la media?

Este tipo de marcas, calificadas como notorias, gozan de un derecho superior: su esfera de protección se extiende a productos o servicios tanto más dispares cuanto mayor sea el grado de conocimiento por el público de dichas marcas. Si el grado de conocimiento es tal que la marca es conocida por el público en general, ésta se califica como renombrada y su protección se extiende a cualquier producto o servicio: es decir, su titular podrá prohibir la utilización o el registro de cualquier otra marca idéntica o similar para productos o servicios totalmente diferentes. Sería el caso, por ejemplo, de marcas como Coca-Cola, Google o iPhone.

La problemática práctica que da pie a este artículo surge cuando dos marcas idénticas o muy similares, registradas y utilizadas para productos o servicios distintos, llegan a alcanzar un nivel de notoriedad en un mismo territorio, y sus respectivas esferas de protección (ampliadas a productos más o menos distanciados por su nivel de conocimiento por el público) pueden llegar a solaparse mutuamente. Se nos ocurren, de primeras, las siguientes marcas:

  • LOTUS” para coches y “LOTUS” para relojes, ambas registradas en la Unión Europea y pertenecientes a titulares distintos (expedientes, entre otros, 9056987 y 200279).

 

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  • DUNLOP” para neumáticos y “DUNLOP” para púas de guitarra, ambas registradas también en la Unión Europea por titulares distintos (expedientes números 3867272 y 9450404).

 

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Aunque la marca “DUNLOP” para púas de guitarra no sea renombrada, es claramente notoria en el sector musical; y es indiscutible que la marca “DUNLOP” para neumáticos sí es conocida por el público en general.

  • BARCELÓ” para hoteles y “BARCELÓ” para bebidas alcohólicas, ambas registradas en la Unión Europea también por titulares distintos (entre otros, expedientes números 13636881 y 925636).

 

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No es descabellado poder llegar a pensar que los titulares de estas marcas pudieran estar vinculados de algún modo, pero la realidad es que, según parece, no lo están. Pues bien ¿qué ocurre en estos casos? ¿No puede causar su coexistencia confusión o asociación en el consumidor?

En este sentido, nuestra normativa en materia de marcas deja a la absoluta libertad de los titulares entablar acciones o no. Estas prohibiciones no funcionan de forma automática: un tribunal o una oficina de registro no puede declarar nula la marca “BARCELÓ” para distinguir hoteles si el titular de la marca “BARCELÓ” para distinguir bebidas no presenta una demanda y ésta es estimada (o viceversa, en función de quién haya adquirido antes los derechos).

Ante la previsión de unos esfuerzos elevados en tiempo y dinero y una normal incertidumbre sobre el resultado del eventual procedimiento (¿qué marca adquirió carácter notorio o renombrado antes? ¿Quién ha infringido los derechos de quién?), son muy frecuentes en estos casos los acuerdos de coexistencia o no injerencia: tú no vendes ron y yo no ofrezco servicios hoteleros, por ejemplo, y todos contentos. Pero, ¿queda contento el consumidor?

Si se te ocurren más ejemplos de marcas conocidas idénticas o similares, ¡no dudes en escribirnos! Y recuerda que somos abogados especialistas en marcas y que aquí puedes encontrar más información sobre nuestros servicios.