La obligación de uso efectivo de la marca en la forma en que está registrada.

Registro de patentes y marcas

En el ejercicio de la profesión de agente de la propiedad industrial o de abogado especialista en marcas, es muy frecuente que el cliente interesado en una solicitud de marca se cuestione o pregunte a su representante, una vez valorada la viabilidad del registro, qué variante de la marca de su empresa solicitar, y para qué productos o servicios. La respuesta para la mayoría de casos es, al menos en la teoría, sencilla: la que se vaya a utilizar realmente en el mercado.

A la hora de escoger para una solicitud de marca las clases de la Clasificación de Niza, no es raro que el cliente, una vez informado del derecho exclusivo que otorga el registro de marca, nos diga: “¡seleccionemos todas!” (como, por ejemplo, la marca nacional nº 2881823, que cubre 42 clases). Esta postura, dejando los costes de solicitud aparte (pues incrementan en función del número de clases), no suele ser acertada, por las razones que explicaremos en este post, algo más largo de lo habitual. La materia es relativamente compleja.

1. Obligación de uso

Nuestra Ley de Marcas, en su artículo 39, impone la obligación al titular de la marca registrada, desde la fecha de publicación de concesión, de utilizarla de forma efectiva y real en España para los productos o servicios para los que ha sido concedida, a riesgo de ser sometida a las sanciones previstas en la propia ley. Ello sin perjuicio de las precisiones que a continuación haremos.

El artículo 39 integra el Capítulo II del Título V de la ley, titulado “Obligación de uso de la marca”.

Esta obligación de utilización de la marca registrada tiene por finalidad, como ya dijo la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988, en su considerando octavo, “reducir el número total de marcas registradas […] y, por ende, el número de conflictos entre las mismas”. No tiene sentido (ni a nivel operativo de las oficinas de registro, ni a nivel de concesión de derechos exclusivos) mantener indefinidamente registros de marcas que no están siendo realmente usadas por sus titulares.

La principal sanción de aquéllas a que se refiere el artículo 39 es la incursión de la marca registrada y no usada en una causa de caducidad de las previstas en el artículo 55:

“1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.”

Conforme a nuestra legislación nacional actual, esta causa de caducidad solamente podrá ser declarada por los Tribunales, por lo que requerirá una previa acción o demanda de caducidad iniciada por un tercero. En este tipo de procedimientos se invierte la carga de la prueba que en nuestro ordenamiento corresponde habitualmente al demandante, y es el demandado quien debe acreditar (como impone el artículo 58 de la ley), principalmente en la contestación a la demanda, el uso realizado de su marca en los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda.

Nuestra Ley de Marcas no contempla a día de hoy la posibilidad de que la caducidad por falta de uso se inste a través de un procedimiento administrativo, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, se espera que nuestra Ley de Marcas sea modificada precisamente en este sentido antes del 14 de enero de 2023, fecha máxima de transposición del artículo 45 de la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que expresamente obliga a establecer un procedimiento administrativo de caducidad inter partes (previsiblemente menos costoso, aunque quizá de menor seguridad jurídica), sin perjuicio de la posibilidad de seguir acudiendo a los Tribunales.

2. La regla de los 5 años

Para que el artículo 39 resulte aplicable como causa de caducidad de una marca no usada de forma efectiva y real para los productos o servicios cubiertos, debe haber transcurrido un periodo mínimo, ininterrumpido, de 5 años, contado desde la fecha de publicación de concesión de la marca o desde un momento posterior a ésta, en el que su titular no la haya utilizado. Es decir, no cualquier dejadez en el uso es suficiente para que la marca pueda ser caducada: su titular debe haber abandonado (o no iniciado nunca) el uso de su marca por un periodo ininterrumpido de 5 años.

Por otro lado, en el supuesto de que el titular hubiera iniciado o reanudado el uso de forma efectiva tras un periodo de no uso de 5 años o más, la acción de caducidad presentada después ya no prosperará (ya no habrá un periodo ininterrumpido de 5 años de no uso inmediatamente anterior a la demanda); salvo que, como dispone el artículo 58, dicho inicio o reanudación en el uso se hubiera producido en los 3 meses anteriores a la presentación de la demanda, habiendo conocido el titular que ésta podía ser presentada. Esta previsión del artículo 58 pretende evitar, precisamente, que un titular de una marca no usada durante más de 5 años, ante la perspectiva de poder recibir una demanda de caducidad de un tercero (con el que tenga un conflicto, por ejemplo), comience o reanude el uso de su marca con el único fin de evitar su caducidad.

En tanto el periodo de no uso debe ser mínimo de 5 años ininterrumpidos para que se pueda declarar la caducidad de la marca, el legislador concede así al titular un “periodo de gracia” de dicha duración desde la publicación de la concesión, en el que ningún tercero podrá instarle a que pruebe el uso en el mercado de su marca, pues no habrá periodo alguno de 5 años anterior a la demanda sobre el que probar uso. No obstante, este periodo de 5 años inmediatamente posterior a la publicación de la concesión no debe entenderse como un periodo en el que el titular esté legitimado para no usar su marca: debe usarla porque lo impone el artículo 39, pero está “protegido” para que ningún tercero pueda iniciar una demanda de caducidad contra su registro durante esos primeros 5 años. Pero, si no la ha usado en dicho tiempo y recibe una demanda de caducidad al 5º año y un día, con seguridad no dispondrá de la suficiente prueba de uso para enfrentar con éxito la acción.

3. Causas justificativas de la falta de uso

El artículo 39, además, dispone que la marca no quedará sometida a caducidad a pesar de no haber sido usada durante un periodo ininterrumpido de 5 años, si existen causas justificativas de la falta de uso. Estas causas deben ser independientes de la voluntad del titular. Establece la ley como ejemplo las restricciones a la importación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea facilitó una interpretación del concepto “causas que justifiquen la falta de uso” (introducido por el artículo 12.1 de la Directiva 89/104 antes citada, e incluido en el artículo 19.1 de los ADPIC como “razones válidas de falta de uso”) en su sentencia de 14 de junio de 2007, caso Häupl (párrafos 45 y siguientes) como “los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad del titular”. Así, son tres las notas que han de concurrir para que un determinado hecho impeditivo pueda ser considerado como “causa justificativa de la falta de uso” conforme al artículo 39 de la ley.

Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de octubre de 2015 no reconoció el embargo de la marca como causa justificativa de la falta de uso; “embargo que no impide al titular de la marca embargada seguir usando la misma”. Tampoco se consideró por la misma Audiencia Provincial, en sentencia de 12 de febrero de 2008, como causa justificativa válida, la decisión del titular de no utilizar su marca motivada por el “propósito de no generar confusión entre el público en vista de que la apelada persistía durante la sustanciación del precedente litigio en la utilización de sus propios distintivos”, lo que “se trata de un interés sin duda respetable pero que, por ello mismo, no expresa otra cosa que la adopción de una decisión libre dentro del ámbito de determinación personal”, y no es una causa, por tanto, independiente de la voluntad del titular.

4. Uso efectivo

Impone el artículo 39 de la Ley de Marcas que el uso debe ser “efectivo y real”, pero no define qué debe entenderse por efectivo ni por real. Es curioso aquí que la Directiva 89/104 de la que trae causa nuestro artículo 39 solamente especifica que el uso debe ser “efectivo”, pero no hace mención a condición alguna de “real”, que parece ser obra de nuestro legislador.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea proporcionó una interpretación del artículo 12.1 de la Directiva 89/104 en su sentencia de 11 de marzo de 2003, caso Minimax (párrafos 23 y siguientes). En dicha sentencia, el Tribunal explicó que una marca es objeto de un uso efectivo “cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca”.

El Tribunal añadió en esta sentencia, además, que es pertinente tomar en consideración “todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca”. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo vender en un año 50 coches marca Rolls Royce, que 50 bolígrafos marca Bic.

Los criterios proporcionados por el Tribunal en Minimax fueron posteriormente ampliados y matizados en el auto de 27 de enero de 2004 en el caso La Mer. La principal conclusión que se extrae de dicho auto se encuentra en el párrafo 25: no es posible determinar de modo abstracto un umbral o norma de minimis que debe superarse para que el uso sea considerado efectivo. Hay que atender a cada caso concreto.

El artículo 39 de la Ley de Marcas permite calificar de uso válido (siempre que sea efectivo) el realizado por un tercero no titular de la marca pero con consentimiento de éste. Esta previsión es completamente lógica, atendiendo a que el derecho de marca es un verdadero derecho de propiedad y, como tal, es licenciable (artículos 46 y 48 de nuestra ley). Puedes leer algo más sobre la propiedad industrial como propiedad especial aquí.

También tendrá la consideración de uso, conforme al artículo 39, la utilización de la marca en España con fines exclusivamente de exportación.

5. Uso de marca en una forma distinta a la registrada

Cuestión compleja en la práctica es la que plantea el párrafo a) del artículo 39.2 de la ley, que permite también el uso de la marca “en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada”.

Es decir, nos encontramos ante supuestos, relativamente habituales, en los que el titular de la marca la utiliza en el mercado de forma no idéntica a como fue registrada, pero al no alterar el carácter distintivo de la misma, son supuestos admisibles a efectos de valorar el uso de la marca.

Sobre esta cuestión ha habido numerosos pronunciamientos judiciales y administrativos. Tal y como explicó el Tribunal General de Primera Instancia de la UE en su sentencia de 23 de febrero de 2006, caso Bainbridge, el objeto de esta disposición es “permitir al titular de la marca aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate”.

Entre otras sentencias del Tribunal General interesantes a este respecto, citadas y recopiladas convenientemente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en sus Guidelines sobre prueba del uso, cabe citar las de 24 de noviembre de 2005, caso Online Bus; 8 de diciembre de 2005, caso Cristal Castellblanch; y 30 de noviembre de 2009, caso Coloris.

Valorar si la utilización de forma distinta de una determinada marca altera o no el carácter distintivo de la marca tal y como está registrada quedará, al final, a merced de cada caso concreto. Téngase en cuenta que, si el titular de la marca la estuviera utilizando de forma efectiva en el mercado pero de manera no admisiblemente distinta a como estuviera registrada, la marca quedaría expuesta a caducidad del mismo modo que si no la estuviera utilizando: a estos efectos, un uso no admisible equivale a un “no uso”.

Por tanto, la postura más razonable y más conservadora siempre será utilizar en el mercado la marca tal y como fue registrada o, en su defecto, en una forma que no varíe sustancialmente de como fue registrada. Por ejemplo, si se ha registrado la marca de forma denominativa (sin incluir gráfico o logotipo) y posteriormente se emplea en el mercado con una tipografía no excesivamente compleja, distintiva u original, es probable que dicho uso, siempre que sea efectivo, sea admisible; pero no lo sea si a la forma de utilización de la marca se le ha incluido, además, un logotipo muy elaborado que retiene la atención del público consumidor por encima de la propia denominación de marca.

En el caso de que se tengan dudas o sean varias (y muy distintas) las formas en que se vaya a utilizar la marca en el mercado, lo aconsejable, aunque en ocasiones costoso, es solicitar tantos registros de marca como sea necesario para cubrir dichos usos; si bien dicha valoración final debería quedar en manos de un profesional en la materia que conozca la práctica de los Tribunales: un agente de la propiedad industrial o un abogado especialista en marcas.

Por último, cabe decir que nada impide la caducidad parcial: es posible que el titular de la marca la haya utilizado de forma efectiva para unos productos de los cubiertos por el registro, pero no para otros. Es aquí donde nos preguntamos: ¿para qué le interesa al Banco Popular, en el registro de marca citado antes como ejemplo nº 2881823, cubrir productos como “barnices”, “aceites y grasas industriales”, “productos farmacéuticos” o “armas de fuego”? Con total seguridad, su titular no usa de forma efectiva esta marca para todos estos productos, y es probable que algún día sea caducada parcialmente por falta de uso respecto de todos estos productos no usados.

6. Conclusiones

De todo lo anterior podemos extraer, a modo de resumen, las siguientes conclusiones:

  • El titular de marca registrada o el tercero por él autorizado tiene obligación de usarla en el mercado para los productos o servicios cubiertos, desde la publicación de su concesión.
  • El titular dispone, no obstante, de un “periodo de gracia” de 5 años desde dicha publicación, en que ningún tercero podrá instarle en un procedimiento judicial a que pruebe el uso de su marca.
  • El uso debe ser efectivo: no debe ser simbólico y no debe realizarse con el mero propósito de mantener el derecho conferido por la marca.
  • Debe usarse la marca en la misma forma en que ha sido registrada o, en su defecto, en una forma que no altere significativamente su carácter distintivo.
  • La falta de uso de la marca registrada durante un periodo mínimo, ininterrumpido, de 5 años, puede determinar su caducidad, salvo que concurran causas justificativas independientes de la voluntad del titular.

En cualquier caso, si tienes alguna duda, siempre puedes escribirnos a info@bamboo.legal o encontrar más información sobre nuestros servicios de marcas en https://www.bamboo.legal/abogados-especialistas-en-marcas/.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone